Лицензионный договор о предоставлении исключительного права на использование товарного знака

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Лицензионный договор о предоставлении исключительного права на использование товарного знака». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

на право использования товарного знака (знака обслуживания) г. «» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Лицензиат», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

Лицензионный договор передачи товарного знака

Предприятие – магазин Лицензиата по розничной реализации Товара конечным потребителям, организация и функционирование которого связаны с использованием исключительных прав Лицензиара.

Помещение – любой одобренный Лицензиаром объект недвижимого имущества, в котором размещено или будет размещено Предприятие Лицензиата.

Товар – , закупаемые Лицензиатом исключительно у Лицензиара и/или у указанных Лицензиаром поставщиков.

СМИ – средства массовой информации.

Фирменная вывеска – рекламная вывеска, размещенная снаружи Помещения Предприятия, с изображением Товарного знака Лицензиара.

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего договора исключительную лицензию на использование товарного знака, выполненного согласно прилагаемой копии Свидетельства на товарный знак № зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ «»2021 г., номер заявки (далее – Товарный знак), для использования его в отношении всех товаров (услуг) классов, приведенных в Свидетельстве, а именно: .

1.2. Территория использования Лицензиатом Товарного знака: .

1.3. Лицензиат имеет право использовать Товарный знак при условии, что качество Товаров (Услуг), обозначаемых этим знаком, будет не ниже, чем качество Товаров (Услуг) Лицензиара, реализуемых под Товарным знаком.

Как зарегистрировать договор в Роспатенте в 2021 году?

4.1. Лицензиар проверяет не реже одного раза в соответствие качества товаров (услуг) Лицензиата.

4.2. Для проведения проверки Лицензиат должен оказывать Лицензиару или уполномоченным им лицам необходимое содействие, в том числе обеспечивать беспрепятственный доступ на Предприятие Лицензиата в любое время в течение обычных часов работы Предприятия, предоставлять всю требуемую документацию и обеспечивать, если потребуется представителей Лицензиара рабочими местами на время проведения проверок.

4.3. По результатам проведенной проверки представитель Лицензиара составляет Акт, в котором фиксируются результаты проведенной проверки (далее – Акт). При выявлении нарушений в Акте предусматривается срок исполнения обязательств по устранению нарушений, а также тип и размер налагаемых санкций.

4.4. Лицензиар в течение рабочих дней с момента окончания проверки и принятия решения подписывает Акт и направляет два экземпляра указанного Акта Лицензиату для подписания.

4.5. Лицензиат обязан в течение дней с момента получения Акта подписать его либо направить в адрес Лицензиара мотивированный отказ от подписания. В случае если в указанный срок Лицензиат не подпишет Акт либо не направит в адрес Лицензиара мотивированный отказ, то Акт считается подписанным.

5.1. Если Лицензиат использует Товарный знак для товаров (услуг), качество которых не соответствует требованиям настоящего договора, то он обязан принимать меры к восстановлению указанного в договоре качества в сроки, предусмотренные в Акте. При этом Лицензиар оказывает ему необходимое содействие.

5.2. Если качество товаров (услуг) Лицензиата, не будет восстановлено в сроки, указанные в Акте, Лицензиар может расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.

5.3. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Лицензиатом своих обязательств по настоящему договору Лицензиар вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив Лицензиата за дней до предполагаемой даты расторжения. Если Лицензиат в указанный срок устранит допущенные нарушения и письменно известит Лицензиара об устранении нарушения, настоящий Договор не подлежит расторжению.

5.4. В случае нарушения Лицензиатом п.3.2.1. настоящего Договора, Лицензиар вправе:

• взыскать с Пользователя штраф в размере рублей и/или
• потребовать от Лицензиата переуступки своих прав Лицензиару по заключенным сублицензионным договорам и/или
• расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

5.5. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Лицензиатом своих обязательств, предусмотренных п.п. 3.1.1., 3.3.1. настоящего Договора, Лицензиар вправе вынести Лицензиату письменное предупреждение о необходимости исправления допущенных нарушений в указанный срок. В случае не исправления нарушений в указанный срок, а также при повторном выявлении подобного нарушения, Лицензиар вправе взыскать с Лицензиата штраф в размере рублей. При регулярном (3-х и более раз) выявлении в деятельности Лицензиата указанного нарушения, Лицензиар вправе взыскать с Лицензиата штраф в размере рублей и/или расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

5.6. В случае, если Лицензиат в течение во время срока действия настоящего договора получил от Лицензиара три и более письменных уведомления, свидетельствующих о нарушении условий настоящего договора, Лицензиар имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор независимо от того, исправил Лицензиат указанные нарушения или нет.

5.7. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Лицензиатом указанного в п.3.2.3. настоящего Договора обязательства, Лицензиар вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

5.8. В случае нарушения Лицензиатом условия, предусмотренного п.3.2.4. настоящего Договора, Лицензиат обязан закрыть Web-site в срок не позднее трех календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Лицензиата. В противном случае Лицензиар вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

5.9. В случае нарушения Лицензиатом указанного в п.3.3.6. настоящего Договора условия Лицензиар вправе:

• взыскать с Лицензиата штраф в размере рублей и/или
• расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать от Лицензиата возместить ему понесенные убытки и/или
• потребовать немедленного удаления из Помещения Предприятия товаров, закупленных Лицензиатом у сторонних поставщиков, не согласованных с Лицензиаром.

5.10. В случае нарушения Лицензиатом условий п.3.3.7. настоящего Договора, Лицензиар вправе потребовать от Лицензиата демонтировать установленную вывеску и закупить ее согласно условиям п.3.3.7. настоящего Договора.

5.11. В случае нарушения Лицензиатом указанных в п.п. 3.3.8.1.-3.3.8.2. настоящего Договора условий Лицензиар вправе:

• взыскать с Лицензиата штраф в размере рублей и/или
• расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать от Лицензиата возместить ему понесенные убытки.

5.12. Лицензиат имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Лицензиаром своего обязательства, предусмотренного п.3.5.1 настоящего договора.

5.13. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Лицензиатом своих обязательств, предусмотренного п.3.3.5. настоящего Договора, Лицензиар вправе взыскать с Лицензиата штраф в размере рублей за каждое выявленное нарушение, потребовать возмещения всех убытков и/или расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

5.14. После истечения срока настоящего Договора или в случае его расторжения в случаях, предусмотренных настоящим Договором, Лицензиат обязан:

5.14.1. немедленно прекратить использование Товарного знака;

5.14.2. в течение дней снять вывески, плакаты, надписи, конструкции и рекламное оформление, которые могут указывать на наличие между Лицензиаром и Лицензиатом договорных отношений;

5.14.3. не использовать в своей дальнейшей предпринимательской деятельности Товарный знак, а также не создавать имитацию Товарного знака.

г. _______________ «____» _______________ 200__ года

Настоящее Соглашение заключено между:
1) ____________________________, именуемым в дальнейшем «Лицензиар», в лице __________________________________, действующего на основании _____________________________________, с одной стороны и
2) ____________________________, именуемым в дальнейшем «Лицензиат», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, далее совместно именуемыми «Стороны» договорились о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Лицензиар в соответствии с настоящим Соглашением предоставляет Лицензиату неисключительную Лицензию на товарные знаки (далее — Товарный знак), указанные в приложении о Товарном знаке к настоящему Соглашению в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
1.2. Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару обусловленное настоящим Соглашением вознаграждение и использовать Товарный знак в соответствии с настоящим Соглашением.

2. Используемые термины

2.1. Термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют следующее значение:
Продукция — ___________________________________________________, реализуемые Лицензиатом под Товарным знаком.
Товарный знак — ____________________________________ № _______________, в отношении товаров _________ класса: ______________________________.
Территория — страны, перечисленные в Приложении о Территории к настоящему Соглашению.
Сумма продаж — выручка от реализации Продукции по договорным ценам, указанных в Приложении к настоящему Соглашению, проданной Лицензиатом заказчикам независимой третьей стороны в коммерческих операциях, исключая:
1) скидки фактически предоставленные покупателям;
2) расходы на оплату перевозок и поставок Лицензиата;
3) кредиты и налоговые скидки, предоставляемые за возврат товара;
4) акцизные сборы и другие налоги, взимаемые в соответствии с действующим законодательством.

3. Предоставление лицензии

3.1. Лицензиар настоящим предоставляет Лицензиату на время срока действия данного Соглашения неисключительную, не подлежащую передаче, лицензию, включающую право использования Товарного знака для рекламной деятельности, продажи и маркетинга Продукции, реализуемой и распространяемой Лицензиатом на Территории, а также иной деятельности, связанной с продажей Продукции с указанием Товарного знака.
3.2. Лицензиар подтверждает, что у третьих лиц отсутствуют законно обоснованные права на переданную лицензию.
3.3. Лицензиар информирует Лицензиата о других заключенных им лицензионных соглашениях касательно Продукции в отношении Территории.
3.4. Лицензиат выполняет меры по контролю над качеством Продукции, предписанные действующим законодательством Российской Федерации, с целью обеспечения такого качественного минимума Продукции, который бы был не ниже качества такой же продукции, реализуемой Лицензиаром.
3.5. Лицензиат соблюдает другие стандарты, которые предписываются Лицензиаром на взаимно согласованной основе.
3.6. Лицензиат выражает согласие разрешать Лицензиару или его уполномоченному представителю проводить инспекцию в целесообразное время и при целесообразных обстоятельствах оборудования Лицензиата и предпринимать любые другие шаги, если существует разумная необходимость определить обеспечивает ли Лицензиат соответствие Продукции, реализуемой на рынке под Товарным знаком показательным образцам.
3.7. Лицензиат выражает согласие при использовании Товарного Знака обозначать их с применением знака ® или других подходящих обозначений.
3.8. Лицензиат не имеет права разрешать использование Товарного знака третьим лицам, если иное не предусмотрено дополнительным Соглашением Сторон.

4. Стандарты и Качество

4.1. Качество Продукции, реализуемой Лицензиатом, полностью соответствует действующему законодательству.
4.2. Качество товаров, реализуемых Лицензиатом, должно быть не ниже качества товаров Лицензиара.
4.3. Лицензиат руководствуется и придерживается норм действующего законодательства о защите окружающей среды и производственной безопасности.
4.4. Лицензиат в согласованное Сторонами время и на согласованных Сторонами условиях предоставляет право доступа персоналу или представителям Лицензиара (за счет Лицензиара) на завод (иное помещение) для осуществления проверки производственного процесса (процесса реализации) и контроля качества Продукции. Весь персонал Лицензиара соблюдает правила и нормы завода (организации) Лицензиата.

5. Вознаграждение

5.1. В соответствии с настоящим Соглашением вознаграждение, выплачиваемое Лицензиатом Лицензиару, составляет ______% (______________) от Суммы продаж.

• Коммерческая практика
• Интеллектуальная собственность

• Telecom. Media. Technology (TMT)
• Торговля и коммерция

Договор на приобретение исключительных прав: как выбрать нужный

Написать комментарий

Действие договора не является бессрочным и ограничивается сроком действия правовой охраны передаваемого объекта. Как известно, срок действия объектов интеллектуальной собственности имеет определенные рамки: для товарного знака — 10 лет с возможностью продления действия регистрации, для изобретения — 20 лет, для промышленного образца — 5 лет с возможностью его продления, но не более чем на 25 лет, для полезной модели — максимально 10 лет. Так, например, договор на товарный знак можно заключить и зарегистрировать в Роспатенте на срок не более 10 лет. Стоит помнить, что заключать договор можно на уже зарегистрированный в Роспатенте объект.

Лицензионный договор должен содержать следующие условия:

• Предмет договора, а именно указание объекта интеллектуальной собственности, возможность распоряжения которым передается по договору.
• Обозначение способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Помните, что лицензиат может использовать передаваемую интеллектуальную собственность только в том объеме, который предусмотрен договором.
• Условие о размере вознаграждения или порядке его определения (для возмездного договора), а также условия безвозмездного пользования объектом интеллектуальной собственности.

Обратите внимание, что по общему правилу лицензионный договор является возмездным, поэтому, если в нем отсутствует условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, такой договор считается незаключенным.

Согласно общему правилу, договор с правообладателем должен заключаться в письменной форме. Если данное правило не соблюдается, то договор признается недействительным. Исключения составляют:

• договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании, который может быть заключен в устной форме;
• лицензионный договор присоединения, заключаемый в форме оберточной лицензии на право использования программ ЭВМ и баз данных. Его условия указываются на упаковке приобретаемой программы. Особенностью такого договора является то, что правообладатель программы или базы данных напрямую не контактирует с приобретателем лицензии, однако считается, что лицензиат дал свое согласие на соблюдение условий лицензионного договора (присоединился к лицензии) в момент, когда начал пользоваться программой или базой.

Охрана объекта интеллектуальной собственности имеет территориальный характер. Территория, на которую распространяется действие лицензионного соглашения, не может быть шире, чем территория правовой охраны объекта интеллектуальной собственности. И если он охраняется на территории РФ, то лицензионное соглашение может быть заключено только для использования объекта в Российской Федерации. Если объект интеллектуальной собственности охраняется на территории других стран, может быть заключен международный договор. Территория, на которой лицензиат вправе использовать объект по лицензии, может быть сужена: выбраны один или несколько субъектов страны, на территорию которых будет распространяться действие лицензии.

Согласно статье 429 ГК РФ, до заключения договора возможно заключение предварительного договора, включающего условия, на которых впоследствии стороны обязуются заключить договор. Предварительный договор заключается в той же установленной форме, что и договор лицензирования.

Получение принудительной лицензии

Любое заинтересованное лицо может в судебном порядке получить лицензию на использование объекта промышленной собственности. Главное условие, которое должно соблюдаться для выдачи принудительной лицензии — длительное неиспользование правообладателем запатентованного объекта. Так для изобретений и промышленных образцов срок неиспользования составляет 4 года, а для полезных моделей — 3 года со дня выдачи патента.

Принудительная лицензия выдается без согласия владельца, однако патентообладатель может оспаривать факт ненадлежащего использования.

По объему передаваемых прав принудительная лицензия аналогична неисключительной.

предоставление прав использования объектов промышленной собственности или средств индивидуализации по лицензионным и сублицензионным договорам, подлежат обязательной государственной регистрации в Роспатенте. Так нужно ли регистрировать лицензионный договор? Да, при несоблюдении требования о госрегистрации предоставление право использования считается несостоявшимися.

Лицензионные договоры, по которым передаются права на объекты авторского права (в том числе программы ЭВМ, базы данных, литературные произведения и другое) не регистрируются в Роспатенте! Срок регистрации договора составляет 2 месяца.

Несмотря на то, что причиной отказа в регистрации договоров, согласно регламенту Роспатента, могут стать отсутствие необходимого пакета документов или допущение ошибок в их оформлении, на практике часто ведомство отказывает в регистрации по гораздо большему перечню оснований.

Стоит также иметь в виду, что в случае отказа в регистрации лицензионного договора, Роспатент не возвращает заявителю патентную пошлину!

Патентные поверенные и юристы нашего Патентного Бюро имеют многолетний опыт подготовки и сопровождения регистрации лицензионных договоров, а также многие специалисты имеют опыт работы в самом Роспатенте. Перед тем, как подать документы на регистрацию, по запросу клиента мы можем провести подробное изучение сложившейся ситуации, выявить возможные причины отказа в регистрации договора и помочь в их нейтрализации.

Мы можем гарантировать Вам максимально возможный результат реализации проекта по передаче вашей интеллектуальной собственности в рамках договора!

На государственную регистрацию договора в Роспатент предоставляются следующие документы:

• Заявление о государственной регистрации договора
• Документ, подтверждающий согласие субъектов персональных данных, указанных в заявлении, на обработку персональных данных этих лиц
• Документ об уплате государственной пошлины
• Доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя (если заявление подписывает представитель)
• Документы, подтверждающие заключение договора, при обращении с заявлением только одной из сторон договора
• Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документов, представленных на иностранном языке

Важно! Если сведения о правообладателе изменились (например, адрес регистрации), то до регистрации договора необходимо внести соответствующие изменения в реестр.

С заявлением о регистрации договора в Роспатент должны обратиться обе стороны договоры или только одна?
Допускается оба варианта. При обращении с заявлением о регистрации обеих сторон договора сторонам не предоставлять заключенный договор или выписку из него (достаточно заявления о регистрации). Если же с заявлением в Роспатент обращается только одна из сторон договора, то она должна дополнительно представить один из следующих документов:

• подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом на РИД
• удостоверенную нотариусом выписку из договора
• договор

Размер пошлины за регистрацию договора зависит от вида договора и результата интеллектуальной деятельности:

• регистрация договора по распоряжению исключительными правами на товарный знак: 13 500 руб. + 11 500 руб. за каждый товарный знак свыше 1
• регистрация договора по распоряжению исключительными правами на изобретение, полезную модель, промышленный образец: 3 300 руб. + 1 700 руб. за каждый патент, свидетельство свыше 1
• регистрация договора по распоряжению исключительными правами на программу для ЭВМ, базу данных, топологию интегральной микросхемы: 5 000 руб. + 2 500 руб. за каждую программу для ЭВМ/базу данных/топологию интегральной микросхемы. Дополнительно оплачивается пошлина в размере 2 600 руб. за регистрацию изменения правообладателя в реестре и публикацию в бюллетене.
• регистрация договора коммерческой концессии: 3 300 руб. + 11 500 руб. за каждый товарный знак + 3 300 руб. за каждый патент, свидетельство, расширяющие предмет договора

Информация о порядке получения государственной услуги

По лицензионному договору интеллектуальную собственность берут в пользование на определённое время. Правила заключения лицензионного договора можно посмотреть в ст. 1235, 1236, 1237, 1238 ГК РФ. В договоре правообладатель именуется лицензиаром, вы — лицензиатом.

По лицензии берут в пользование программы, базы данных, товарные знаки, фото, песни, дизайн, тексты, шрифты.

Лицензионный договор составляют в письменной форме. Для программ, которые скачивают с сайта, письменной формой считается публикация оферты. К программам на диске прилагают так называемую обёрточную лицензию — печатают текст на коробке. Если объект лицензии — товарный знак, понадобится регистрация в Роспатенте.

Лицензии бывают двух видов. Простые неисключительные — лицензиар вправе отдать объект кому-то ещё, кроме вас. Простая лицензия действует по умолчанию. Исключительные — лицензию дали только вам.

Посмотрите в договоре следующее:

— Точное описание объекта интеллектуальной собственности. Без него лицензия недействительна.

— Как можно использовать объект. Например, пользоваться программой на одном рабочем месте. Или публиковать текст на конкретном лендинге. Это важно: лицензиат использует объект только способами, прямо прописанными в договоре. Если не сказано, что текст можно вставлять в рекламный буклет, значит, так делать нельзя. Правообладатель может взыскать компенсацию. Полный список способов прописан в ст. 1270 ГК РФ.

Здесь есть исключение для программ и баз данных. Пользователь может настроить программу, изготовить запасную копию, изучить принцип работы программы. Такие способы разрешены в ст. 1280 ГК РФ.

— Срок лицензии. По умолчанию это пять лет.

— Территория использования объекта. Без указания — вся Россия.

— Как платите вознаграждение: один раз, периодически или отдаёте процент от выручки. Если обе стороны коммерческие фирмы и ИП, вознаграждение указывают обязательно. Дарить лицензии нельзя.

1. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак путем предоставления лицензии на его использование. Под предоставлением лицензии понимается заключение гражданско-правового договора, в соответствии с которым правообладатель — лицензиар предоставляет или обязуется предоставить другой стороне — лицензиату право использовать принадлежащий ему товарный знак. Границы пользования исключительным правом на товарный знак в рамках различных лицензионных договоров могут весьма различаться. Такое использование может быть в значительной степени ограничено. Например, лицензиар может предоставить право пользования товарным знаком на определенный срок, а может и не указывать его, придерживаясь общего правила ГК, ограничивающего срок действия лицензионного договора сроком действия правовой охраны товарного знака. Однако при этом следует помнить о норме абз. 2 п. 4 ст. 1235, установившей, что в случае отсутствия в лицензионном договоре указания на срок его действия он считается заключенным на пять лет (если Кодексом не установлено иное, но в данном случае Кодексом иного не установлено). Ограничения также относятся к территории, на которой лицензиат вправе будет использовать товарный знак. В качестве территории может рассматриваться территория как всей России, так и ее отдельных регионов. Если договором не установлено ограничение территории, то лицензиат вправе осуществлять использование товарного знака на территории всей Российской Федерации (п. 3 ст. 1235). Практика показывает, что иногда лицензиар ограничивает территорию использования товарного знака вплоть до улицы и дома в каком-либо определенном населенном пункте.

2. Законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ исправлена неточность, имевшаяся в предыдущей редакции данной нормы, которая указывала на возможность ограничения права использования товарного знака и применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности. Подобное установление понималось как закрепленная за правообладателем возможность предоставлять право пользования товарным знаком и в отношении всех товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, и для их части. Такое понимание объема предоставляемых прав следовало из положений ранее действовавшего законодательства. В соответствии с абз. 1 ст. 26 Закона о товарных знаках право на использование товарного знака могло быть предоставлено в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован, а не в отношении определенной сферы предпринимательской деятельности. Использовавшаяся ранее формулировка являлась более корректной, учитывая, что объем исключительного права на товарный знак определяется исходя из перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован, а не из сферы предпринимательской деятельности, где эти товары могут быть использованы, а услуги предоставлены.

3. Подобно договору об отчуждении исключительного права на товарный знак лицензионный договор должен относиться только к охраняемым в Российской Федерации товарным знакам и знакам обслуживания; при этом правообладатель товарного знака может предоставлять право пользования несколькими принадлежащими ему товарными знаками в рамках одного договора.

4. Следует также иметь в виду, что субъектами лицензионного договора (лицензиаром и лицензиатом) могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

5. При предоставлении лицензии правообладатель может оставить за собой право заключать лицензионные (сублицензионные) договоры с третьими лицами (неисключительная лицензия) (подп. 1 п. 1 ст. 1236). В договоре может содержаться и условие о том, что на срок его действия лицензиар теряет право предоставлять лицензии (сублицензии) третьим лицам (исключительная лицензия) (подп. 2 п. 1 ст. 1236).

6. В рамках лицензионного договора лицензиату может быть предоставлено право на заключение сублицензионных договоров с третьими лицами. Следует, однако, иметь в виду, что указанное право должно быть специально оговорено, иначе сублицензионный договор будет признан недействительным.

7. Следуя традициям российского законодательства о товарных знаках, в п. 2 комментируемой статьи включено указание на те обязательные условия, которые должны содержаться в лицензионном договоре. Такими условиями являются: обеспечение лицензиатом соответствия качества производимых им товаров требованиям качества, установленным лицензиаром, а также предоставление лицензиару права осуществлять контроль за соблюдением этого условия. Иными словами, обязанности лицензиата корреспондирует право лицензиара. Такое установление призвано защитить репутацию товарного знака путем недопущения маркировки товаров, не соответствующих определенным качественным характеристикам.

Хотя ГК и не предусматривается какой-либо ответственности за несоблюдение указанного выше условия (она остается на усмотрение сторон договора), комментируемая статья дает возможность предъявления к сторонам договора различных требований, связанных с лицензионными товарами, в том числе привлечения к ответственности, предусмотренной законодательством. При этом в случаях, когда претензии связаны с товарами, изготовленными лицензиатом, ГК устанавливает солидарную ответственность лицензиата и лицензиара, означающую возможность предъявления требований одновременно и к лицензиату, и к лицензиару.

• Решение Верховного суда: Определение N 67-АПГ17-4, Судебная коллегия по гражданским делам, апелляция При этом Судебная коллегия соглашается с выводом суда о противоречии подпункта 8 пункта 3.1. Правил положениям статьи 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации в той мере, в какой ограничивает права лицензиата на использование товарного знака…
• Решение Верховного суда: Определение N 300-ЭС16-12690, Судебная коллегия по экономическим спорам, кассация Выводы судов соответствуют положениям статей 1484, 1486, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовой позиции, изложенной в пунктах 41, 42 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015…
• Решение Верховного суда: Постановление N 306-АД15-9189, Судебная коллегия по экономическим спорам, кассация Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства и руководствуясь положениями статей 1477, 1484, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу о наличии в действиях общества состава вменяемого административного правонарушения…

Пошлины взимаются:

— за рассмотрение заявления о государственной регистрации отчуждения исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец по договору и принятие решения по результатам его рассмотрения

3 300 руб. + 1 700 руб. за каждый патент, свидетельство свыше 1

(подпункт 3.2 приложения №1 к Положению о пошлинах);

— за рассмотрение заявления о государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по договору и принятие решения по результатам его рассмотрения

13 500 руб. + 11 500 руб. за каждый товарный знак свыше 1

(подпункт 3.12 приложения № 1 к Положению о пошлинах);

— за рассмотрение заявления о государственной регистрации предоставления права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца по лицензионному (сублицензионному) договору и принятие решения по результатам его рассмотрения

3 300 руб. + 1 700 руб. за каждый патент, свидетельство свыше 1

(подпункт 3.1 приложения № 1 к Положению о пошлинах);

— за рассмотрение заявления о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по лицензионному (сублицензионному) договору и принятие решения по результатам его рассмотрения

13 500 руб. + 11 500 руб. за каждый товарный знак свыше 1

(подпункт 3.11 приложения № 1 к Положению о пошлинах);

— за рассмотрение заявления о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака, изобретения, полезной модели, промышленного образца по договору коммерческой концессии (субконцессии) и принятие решения по результатам его рассмотрения

3 300 руб. + 11 500 руб за каждый товарный знак + 3 300 руб. за каждый патент, свидетельство, расширяющие предмет договора

(подпункт 3.17 приложения № 1 к Положению о пошлинах);

— за рассмотрение заявления о государственной регистрации залога исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и принятие решения по результатам его рассмотрения

3 300 руб. + 1 700 руб. за каждый патент, свидетельство свыше 1

(подпункт 3.3 приложения № 1 к Положению о пошлинах);

— за рассмотрение заявления о государственной регистрации залога исключительного права на товарный знак и принятие решения по результатам его рассмотрения

13 500 руб. + 11 500 руб. за каждый товарный знак свыше 1

(подпункт 3.13 приложения № 1 к Положению о пошлинах);

— за рассмотрение заявления о государственной регистрации изменений, связанных с состоявшимся распоряжением исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец и принятие решения по результатам его рассмотрения на основании лицензионного (сублицензионного) договора, договора о залоге исключительного права, если изменение не связано с расширением предмета договора

3 300 руб.

(подпункт 3.6.1 приложения №1 к Положению о пошлинах);

— за рассмотрение заявления о государственной регистрации изменений, связанных с состоявшимся распоряжением исключительным правом на товарный знак и принятие решения по результатам его рассмотрения на основании лицензионного (сублицензионного) договора, договора о залоге исключительного права, если изменения не связаны с расширением предмета договора, а также на основании договора об отчуждении исключительного права

3 300 руб.

(подпункт 3.15.1 приложения № 1 к Положению о пошлинах);

— за рассмотрение заявления о государственной регистрации изменений, связанных с состоявшимся распоряжением исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец и принятие решения по результатам его рассмотрения на основании лицензионного (сублицензионного) договора, договора о залоге исключительного права, если изменение связано с расширением предмета договора

3 300 руб. + 3 300 руб. за каждый патент, свидетельство + 11 500 руб. за каждый товарный знак, дополняющие предмет договора

(подпункт 3.6.2 приложения №1 к Положению о пошлинах);

— за рассмотрение заявления о государственной регистрации изменений, связанных с состоявшимся распоряжением исключительным правом на товарный знак и принятие решения по результатам его рассмотрения на основании лицензионного (сублицензионного) договора, договора о залоге исключительного права, если изменения связаны с расширением предмета договора

3 300 руб. + 11 500 руб. за каждый товарный знак + 3 300 руб. за каждый патент, свидетельство, расширяющие предмет договора

(подпункт 3.15.2 приложения № 1к Положению о пошлинах);

— за рассмотрение заявления о государственной регистрации изменений, связанных с состоявшимся распоряжением исключительным правом в связи с расторжением лицензионного (сублицензионного) договора, договора о залоге исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, и принятие решения по результатам его рассмотрения

1 200 руб.

(подпункт 3.7 приложения № 1 к Положению о пошлинах);

— за рассмотрение заявления о государственной регистрации изменений, связанных с состоявшимся распоряжением исключительным правом на товарный знак, на основании расторжения лицензионного (сублицензионного) договора, договора о залоге исключительного права, договора коммерческой концессии (субконцессии) и принятие решения по результатам его рассмотрения

3 300 руб.

Исходя из норм пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ местом реализации услуг по предоставлению права на использование товарного знака признается территория страны покупателя указанных прав, то есть Российская Федерация.

Согласно п. п. 1, 2 ст. 161, п. 4 ст. 173 НК РФ при реализации услуг по предоставлению прав на использование результатов интеллектуальной деятельности иностранным лицензиатом, не состоящим на учете в налоговых органах РФ, НДС за него исчисляет и уплачивает налоговый агент, приобретающий данные услуги. Следовательно, при выплате вознаграждения иностранному лицензиару российская организация обязана удержать из его доходов и уплатить в бюджет сумму НДС в качестве налогового агента.

Налогообложение производится по ставке 20% (п. 3 ст. 164 НК РФ).

Исходя из разъяснений ФНС России, изложенных в Письме от 24.09.2003 № ОС-6-03/[email protected] «О порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость», налоговая база, указанная в п. 1 ст. 161 НК РФ, при реализации товаров (работ, услуг) за иностранную валюту, определяемая налоговым агентом, рассчитывается путем пересчета расходов налогового агента в иностранной валюте в рубли по курсу ЦБ РФ на дату реализации товаров (работ, услуг), т.е. на дату перечисления денежных средств налоговым агентом в счет оплаты товаров (работ, услуг) иностранному лицу, не состоящему на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика. Налоговый агент осуществляет пересчет налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг) за иностранную валюту в рубли по курсу ЦБ РФ на дату фактического осуществления расходов (в т.ч. если эти расходы являются авансовыми или иными платежами) вне зависимости от принятой учетной политики для целей налогообложения.

Сумма НДС, удерживаемого у иностранной фирмы, уплачивается в бюджет одновременно с перечислением средств иностранной фирме по лицензионному договору (абз. 2 п. 4 ст. 174 НК РФ). На эту сумму организацией выставляется счет-фактура и регистрируется в книге продаж с кодом операции 06.

Для целей налогообложения прибыли ежемесячные платежи за право пользованием права на товарный знак (роялти) при производстве продукции признаются прочими расходами, связанными с производством (пп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ), и учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.

Такие расходы на основании п. 1 ст. 318 НК РФ являются косвенными и в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода (п. 2 ст. 318 НК РФ).

Здесь возникает еще и вот какой момент, в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 309 НК РФ к доходам иностранной организации (которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в РФ, осуществляемой через постоянные представительства), полученным от источников в России и облагаемым налогом на прибыль, удерживаемым организацией — источником выплаты доходов, относятся доходы от использования в РФ прав на объекты интеллектуальной собственности, в частности платежи любого вида, получаемые иностранной организацией в качестве возмещения за использование (предоставление права использования) любых патентов.

Исчисление и удержание суммы налога на прибыль с указанных доходов, выплачиваемых иностранным организациям, производятся российской организацией (налоговым агентом) во всех случаях, кроме выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются налогом в РФ, при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п. 1 ст. 312 НК РФ (пп. 4 п. 2 ст. 310 НК РФ).

---

В соответствии со ст. 7 НК РФ и п. 1 ст. 12 Конвенцией между Правительством РФ и Правительством Французской Республики от 26.11.1996 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество», облагаются налогами только во Франции, если такой резидент имеет фактическое право на роялти.

---

Положения п. 1 ст. 12 Конвенции не применяются, если лицо, имеющее фактическое право на роялти, будучи, например, резидентом Франции, осуществляет предпринимательскую деятельность в РФ (в которой возникают роялти) через расположенное там постоянное представительство и право или имущество, в отношении которых выплачиваются роялти, действительно связаны с таким постоянным представительством (п. 3 ст. 12 Конвенции). В рассматриваемом случае деятельность не приводит к образованию в РФ постоянного представительства французской фирмы, следовательно, применяется п. 1 ст. 12 Конвенции, и российская организация не удерживает с выплачиваемых доходов налог на прибыль организации.

Однако нерезидент — получатель роялти, в соответствии с п. 1 ст. 312 НК РФ, должен представить налоговому агенту подтверждение того, что он имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым у России есть договор (Франция), регулирующий вопросы налогообложения. Подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства (апостиль).

Отметьте какую задачу планируете решить и получите бесплатную консультацию.

• Зарегистрировать
  бизнес
• Проанализировать /
  Восстановить бухучет
• Встать на бухгалтерское
  сопровождение
• Получить юридическую
  помощь

1. В отличие от положений ранее действовавшего законодательства, п. 1 комментируемой статьи содержит правило о форме договоров об отчуждении исключительного права, лицензионных договоров, а также других договоров, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак. Относительно таких договоров предусматривается письменная форма, а также последующая регистрация в уполномоченном органе. Этим органом назван федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

2. Несоблюдение требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак либо договора о предоставлении другому лицу права использования товарного знака влечет в соответствии с п. 6 ст. 1232 ГК недействительность договора. Аналогичные последствия наступают при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права без договора — такой переход будет считаться несостоявшимся.

3. Порядок государственной регистрации договоров устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Для начала процесса регистрации договора правообладатель должен представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление в соответствующей форме, к которому прилагается определенное количество экземпляров регистрируемого договора. Требование о предоставлении нескольких экземпляров обусловлено тем, что один из них в качестве контрольного остается в регистрирующем органе, а остальные с соответствующими отметками возвращаются сторонам. По установленному порядку заявления о регистрации, а также прилагаемые к ним договоры рассматриваются в течение 2 месяцев с даты их поступления. В процессе рассмотрения заявления и договоров проверяются правомочия лица, передающего право, т.е. устанавливается, является ли он законным владельцем товарного знака — предмета договора отчуждения или лицензии. Кроме того, проверяется наличие указания на вторую сторону — приобретателя исключительного права на товарный знак или лицензиата. Немаловажной является и проверка правильности указания предмета договора, в частности номера свидетельства на товарный знак. Устанавливается также, правильно ли указан вид распоряжения товарным знаком, поскольку зачастую указывается, что право на товарный знак отчуждается, но стороны включают в договор условие о сроке такого отчуждения, территории использования товарного знака и т.д., что характерно для лицензионного договора. Далее проверяется соотношение вида передачи прав с тем объемом прав, который передается по договору. То есть в отношении, например, лицензионных договоров устанавливается, является ли лицензия неисключительной (по ней за правообладателем остается значительный объем прав) либо исключительной (по ней правообладатель лишается возможности предоставлять лицензии третьим лицам, а иногда и самостоятельно использовать товарный знак).

При рассмотрении лицензионных договоров проверяется также срок действия лицензии и ее территория. Как и в договоре об отчуждении исключительного права на товарный знак, так и в лицензионном договоре предметом договорных отношений может быть передача или предоставление права пользования товарным знаком в отношении только части товаров или услуг, для которых товарный знак зарегистрирован. Следовательно, в процессе экспертизы договоров проверяется и это условие.

К заявлению о регистрации договора должен быть приложен документ об уплате. Если в рамках одного договора предоставляется право на несколько товарных знаков, то размер пошлины рассчитывается исходя из их количества.

В случаях установления несоответствия договора, заявления или иных прилагаемых к заявлению документов требованиям законодательства правообладателю направляется запрос, содержащий предложение устранить выявленные недостатки. При своевременном их устранении договор регистрируется. В случае же, когда выявленные недостатки не могут быть устранены (например, в договоре указывается еще не зарегистрированный товарный знак, по заявке на товарный знак уже принято решение о регистрации, но товарный знак еще не включен в Реестр и номер ему не присвоен), в регистрации договора отказывается.

Очевидно, что в период действия того или иного лицензионного договора может возникнуть необходимость внести в него какие-либо изменения или дополнения. Согласно общим положениям Гражданского кодекса, относящимся к гражданско-правовым договорам, такая возможность имеется в отношении уже зарегистрированных лицензионных договоров. При наличии волеизъявления сторон могут быть изменены и подлежат последующей регистрации изменения лицензионного договора, касающиеся в том числе: определения сторон (если, например, у одной из них изменилась организационно-правовая форма); предмета договора (изначально лицензия предоставлялась в отношении двух товарных знаков, а теперь в отношении одного); вида передачи товарного знака (например, когда лицензионный договор меняется на договор об отчуждении исключительного права); объема передаваемых прав (например, меняется срок лицензии).

Заявления о регистрации изменений рассматриваются в течение 2 месяцев и в случае установления их соответствия требованиям законодательства регистрируются. Сторонам сообщается о регистрации изменений соответствующим уведомлением.

4. Как и любые другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, сведения о регистрации всех договоров вносятся в Государственный реестр товарных знаков Российской Федерации, а также публикуются в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

• ФЗ об исполнительном производстве

  Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ

• Производственный календарь 2017

  Для пятидневной рабочей недели

• Закон о коллекторах

  Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ

• Закон о национальной гвардии

  Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ

• О правилах дорожного движения

  Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090

• О защите конкуренции

  Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ

• О лицензировании

  Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ

• О прокуратуре

  Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1

• Об ООО

  Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ

• О несостоятельности (банкротстве)

  Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ

• О персональных данных

  Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ

• О контрактной системе

  Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ

• О воинской обязанности и военной службе

  Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ

• О банках и банковской деятельности

  Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1

• О государственном оборонном заказе

  Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ

• Закон о полиции

  Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ

• Обзор судебной практики О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами дел о

  (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.12.2017)

• Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел о защите избирательных прав и

  (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2017)

• Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2016)

  (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016)

• Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2016)

  (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.10.2016)

• Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2018)

  (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018)

• Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017)

  (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017)

• Обзор практики разрешения судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов

  (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017)

• Федеральный закон от 01.07.2017 N 147-ФЗ

  «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»

• Федеральный закон от 30.12.2008 N 296-ФЗ (ред. от 29.07.2017)

  «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»

• Федеральный закон от 18.12.2006 N 231-ФЗ (ред. от 30.12.2015)

  «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

• Федеральный закон от 14.11.2017 N 319-ФЗ

  «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»

• Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ (ред. от 03.08.2018)

  «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

• Федеральный закон от 28.03.2017 N 43-ФЗ

  «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»

• Федеральный закон от 22.12.2014 N 432-ФЗ (ред. от 29.07.2017)

  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»

• Федеральный закон от 30.12.2015 N 431-ФЗ (ред. от 03.08.2018)

  «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

• Федеральный закон от 23.05.2018 N 116-ФЗ

  «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»

• Федеральный закон от 28.11.2015 N 358-ФЗ (ред. от 03.07.2016)

  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

• Федеральный закон от 05.12.2017 N 381-ФЗ

  «О внесении изменения в статью 1293 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

• Федеральный закон от 03.07.2016 N 314-ФЗ

  «О внесении изменений в статью 1294 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

• Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 04.06.2018)

  «Об обращении лекарственных средств»

• Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ (ред. от 05.12.2017)

  (в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

  1. Настоящими Правилами устанавливается порядок регистрации договоров об уступке товарного знака, знака обслуживания и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака, знака обслуживания (далее — договор) в соответствии со статьями 25 — 27 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) от 23.09.92 N 3520-1.

  2. Регистрации в Роспатенте подлежат договоры, относящиеся к товарным знакам, знакам обслуживания (далее — товарный знак), зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее — Реестр). Без этой регистрации договоры считаются недействительными.

  3. Заявление о регистрации договора (далее — заявление) подается владельцем товарного знака в Российское агентство по патентам и товарным знакам (далее — Роспатент) по форме, приведенной в Приложениях 1 и 2 к настоящим Правилам.

  Заявление должно относиться к одному договору.

  Заявление подписывается владельцем товарного знака. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации с указанием его должности, подпись удостоверяется печатью.

  К заявлению прилагаются:

  — договор или выписка из него, заверенная в установленном порядке (в трех экземплярах);

  — документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию договора.

  К заявлению может быть приложено свидетельство (свидетельства) на товарный знак для внесения в него (в них) записи об уступке товарного знака или предоставлении лицензии.

  Владелец товарного знака может назначить своего представителя на ведение дел по регистрации договора. В этом случае заявление может быть подписано представителем, а к заявлению прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством. В случаях, установленных законодательством, заявление должно быть подано через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте.

  Заявление и прилагаемые к нему документы представляются на русском языке. Если документы представлены на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.

  Для регистрации договора не требуется наличия между сторонами каких-либо иных договоров, в частности договоров о передаче прав на имущество. (в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

  4. Заявление рассматривается Федеральным институтом промышленной собственности, подведомственным Роспатенту, в течение 2 месяцев с даты его поступления в Роспатент. При рассмотрении заявления проверяется его соответствие требованиям, установленным в пункте 3 настоящих Правил, а также устанавливается соответствие представленного на регистрацию договора положениям Закона и действующему законодательству. (в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

  5. При установлении соответствия представленного на регистрацию договора положениям Закона проверяется:

  — является ли лицо, уступающее товарный знак или предоставляющее лицензию на его использование (лицензиар), владельцем товарного знака, в отношении которого заключен договор;

  — указано ли юридическое или физическое лицо, которому уступается товарный знак или предоставляется лицензия на его использование (лицензиат);

  — указан ли предмет договора (номер свидетельства на товарный знак, в отношении которого заключен договор);

  — определен ли вид передачи товарного знака (уступка или лицензия);

  — определен ли объем передаваемых прав (вид лицензии, территория и срок ее действия; товары, в отношении которых уступается товарный знак или предоставляется лицензия).

  Договор об уступке товарного знака не регистрируется, если уступка может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (ст. 25 Закона).

  Лицензионный договор должен содержать условия о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара, и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия (ст. 26 Закона).

  Распоряжение исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности

  (в ред. Приказа Роспатента от 27.07.98 N 145)

  Роспатент 121858, Москва, Бережковская наб., д. 30, к. 1 от владельца товарного знака _____________________________ (наименование организации или Ф.И.О. физического лица) адрес ________________________ ________________________ телефон ______________________ свидетельство на товарный знак N ____________________________ ЗАЯВЛЕНИЕ

  Прошу зарегистрировать лицензионный договор об использовании товарного знака по свидетельству N ______________________ в отношении всех указанных в свидетельстве товаров и услуг (в отношении следующих товаров и услуг, указанных в свидетельстве: _________________________________________________________________) организации ______________________________________________________ (полное наименование, адрес, телефон) Приложение: 1) договор на ________ л. в 3 экз.; 2) документ об уплате пошлины за регистрацию договора. Владелец товарного знака Дата, подпись, печать (руководитель организации) Дата, подпись (физическое лицо)

  Приложение 3

  Общие правила заключения лицензионного договора устанавливает статья 1235 ГК РФ. Так, стороны такого договора именуются как лицензиар (обладатель исключительного права) и лицензиат. По лицензионному договору лицензиар предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования объекта ИС. Таким образом, уступки исключительных прав не происходит и правообладатель остается прежним. Образно говоря, правообладатель передает право использования объекта ИС «в аренду», тогда как при заключении договора об отчуждении исключительного права правообладатель «продает» свое право полностью и навсегда.

  Заключив лицензионный договор, лицензиат сможет использовать объект ИС только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. При этом совсем необязательно передавать право использования в полном объеме. Можно предоставить право использования объекта ИС определенным способом (например, напечатать фотографии, принадлежащие лицензиару, в рекламном проспекте лицензиата), ограничить срок действия исключительного права и (или) ограничить территорию использования исключительных прав.

  Обратите внимание, что переданным считается только то право использования, которое прямо указано в договоре. Все правомочия, не указанные в договоре, остаются у правообладателя (лицензиара). При возникновении спора доводы одной из сторон о том, что какие-то условия подразумевались, но не были прописаны, а также ссылки на сложившуюся практику во взаимоотношениях сторон или обычаи делового оборота не будут учитываться судом.

  Иными словами, все, что не разрешено делать лицензиату по лицензионному договору, запрещено.

  Пример 2

  Допустим, по лицензионному договору фотограф передал право использования ряда своих фотографий, в том числе право на воспроизведение, распространение и импорт фотографий. При этом право на переработку передано не было. В связи с этим лицензиат лишился возможности изготовить коллаж для рекламного проспекта, частично переработав фотографии.

  Лицензионный договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в тех же случаях, что и договор об отчуждении исключительных прав. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность лицензионного договора.

  Однако ГК РФ предусматривает возможность заключения лицензионного договора в устной форме. Это исключение сделано для лицензионного договора о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании (п. 2 ст. 1286 ГК РФ – издательский лицензионный договор).

  К существенным условиям лицензионного договора относятся:

  1. Предмет договора (может быть определен путем указания на объект ИС, право использования которого предоставляется по договору. При этом необходимо указать реквизиты документа, удостоверяющего право (например, номер и дату выдачи патента на изобретение, свидетельства на товарный знак и пр.). 2. Способы использования объекта ИС. 3. Условие о цене для возмездного договора. Как и договор отчуждения исключительного права, лицензионный договор может быть и возмездным, и безвозмездным. Если в договоре не указано на его безвозмездный характер, он автоматически признается возмездным. Если при этом в нем будет отсутствовать условие о размере вознаграждения (или порядке его определения), договор будет признан незаключенным. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование объектов ИС. Если такая территория не указана, то лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории РФ.

  Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на объект ИС. Если в договоре срок не определен, то договор считается заключенным на пять лет.

  Условия о территории и сроке не являются существенными. В случае отсутствия данных условий в договоре действуют соответствующие положения статьи 1235 ГК РФ (т.е. если стороны не договорились об ином, будет считаться, что право использования объекта ИС передано на 5 лет с возможностью использования на всей территории РФ).

  В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается независимо от воли сторон (например, истек срок действия исключительного права).

  Допустим, срок лицензионного договора истек. Может ли бывший лицензиат продолжать использовать тот или иной объект ИС? Безусловно, делать этого не стоит, поскольку в данном случае налицо нарушение исключительного права, которое влечет имущественную ответственность, предусмотренную законом или договором. Нарушение исключительного права также будет иметь место, если во время действия лицензионного договора лицензиат начнет использовать объект ИС способом, не предусмотренным договором, либо за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору.

  Пример 3

  Индивидуальный предприниматель, занимающийся издательской деятельностью, заключил с правообладателем лицензионный договор на издание сборника рецептов общим тиражом 3000 экземпляров. Издание книги тиражом большим, чем предусмотрено договором, в отношении превышающего тиража является нарушением исключительного права.

  Рассмотренные выше договоры являются самыми распространенными способами распоряжения исключительным правом. Однако существуют и другие договоры, предусматривающие переход исключительного права. Например, договор залога исключительных прав (п. 5 ст. 1233 ГК РФ), договор, заключаемый на основании открытой лицензии (ст. 1368 ГК РФ), договор заказа на создание объекта ИС (ст. 1288–1290, 1296, 1372, 1431 ГК РФ).

  В ряде случае переход исключительного права к другим лицам возможен и без заключения договора с правообладателем. Такой переход происходит автоматически и вознаграждение правообладателю не выплачивается.

  В частности, согласно статье 1241 ГК РФ такой переход допускается:

  1. В порядке универсального правопреемства. Универсальное правопреемство имеет место в следующих случаях: а) наследование после смерти гражданина-правообладателя,
  б) реорганизация юридического лица. Согласно статье 57 ГК РФ реорганизация юридического лица может осуществляться в виде слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 2. При обращении взыскания на имущество правообладателя. При обращении взыскания на имущество правообладателя бездоговорный переход исключительных прав возможен в связи с тем, что исключительное (оно же имущественное) право является составной частью этого имущества. Требования, в соответствии с которыми должно осуществляться взыскание, содержит Федеральный закон от 21.07.1997 г. No 119-ФЗ «Об исполнительном производстве». Как предусматривает статья 46 данного Закона, обращение взыскания на имущество должника состоит из ареста имущества (описи), изъятия, принудительной лицензии. Порядок исполнительных действий зависит от категории должника (юридическое или физическое лицо). 3. В иных случаях, предусмотренных законом. Примером таких случаев может служить норма о передаче технологий (ст. 1547 ГК РФ).

  Гражданское законодательство дает определение рассматриваемого договора путем перечисления его основных признаков в статье 1234 ГК РФ.

  1. По данному соглашению передаются исключительные правомочия на результаты интеллектуального труда/деятельности (сокращенно — РИД) и средства индивидуализации (сокращенно — СИ) предпринимателей.
  2. Права может передать только их правообладатель.
  3. Исключительные права передаются в полном объеме и навсегда. Другими словами, после заключения сделки приобретатель становится новым обладателем исключительных правомочий на интеллектуальную собственность и может распоряжаться ими так, как посчитает нужным.

  Последний признак отличает рассматриваемую правовую конструкцию от лицензионного договора, который подразумевает частичную передачу прав на объекты интеллектуальной собственности. В лицензионном договоре оговаривается, в каких пределах приобретателю (лицензиату) можно использовать результаты интеллектуального труда или средства индивидуализации. Ограничения могут касаться не только объема правомочий, но и географии, периода использования исключительного права и др.

  Важно!

  Если в тексте договора об отчуждении ИП будут прописаны какие-то ограничения на использование передаваемых прав, соглашение рискует быть переквалифицированным в лицензионный договор. При рассмотрении спора суд будет руководствоваться теми нормами гражданского законодательства, которые соответствуют фактическим отношениям между сторонами.

  Для признания договора заключенным, а значит — действующим и влекущим определенные правовые последствия для сторон и третьих лиц, важно согласовать в нем существенные условия. Для рассматриваемого соглашения таковыми являются:

  • предмет;
  • цена за отчуждаемые права или порядок ее определения.

  Важно!

  Также из Гражданского кодекса следует, что существенным является то условие сделки, по которому важно достигнуть соглашение. К примеру, если стороны напишут в документе: «условия об ответственности сторон будут сформулированы в дополнительном соглашении» и не заключат его, то суд может признать сделку об отчуждении ИП незаключенной только на этом основании.

  Предмет — это то, по поводу чего заключается сделка. В договоре отчуждения исключительных прав таким предметом являются имущественные права на интеллектуальную собственность. Так как в рамках этого соглашения переходят все правомочия на объекты интеллектуальной собственности, то их перечислять необязательно. Наоборот, если попытаться их перечислить, это могут принять за ограничение объема исключительных прав и переквалифицировать договор в лицензионный. Просто укажите, что передаются все права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

  Важнее определить тот объект, исключительных прав на который передаются. Следует подробно описать:

  • его наименование;
  • характеристики;
  • информацию о полных реквизитах документов на объекты интеллектуальной собственности, если этот объект подлежит госрегистрации (к примеру, данные свидетельства о регистрации товарного знака).

  Так, предметом рассматриваемого соглашения могут быть права на следующие объекты интеллектуальной собственности:

  • коммерческие обозначения, знаки обслуживания, а также товарные знаки (ТЗ);
  • произведения и изобретения;
  • базы данных и ноу-хау;
  • другое.

  Дополнительная информация

  Полный список объектов интеллектуальной собственности см. в ст. 1225 ГК РФ. Правда, права на фирменное наименование и название места происхождения продукции (НМПТ) неотчуждаемы. Их нельзя использовать в качестве предмета сделки по передаче имущественных прав.

  Еще одно условие, признаваемое существенным для соглашения по отчуждению результатов интеллектуального труда и средств индивидуализации (только для случаев, когда сделка является возмездной) — цена или порядок ее определения. В рамках регулирования объектов интеллектуальной собственности законодатель использует термин «вознаграждение».

  Важно!

  Участники отношений по отчуждению прав на объекты интеллектуальной собственности сами решают, является ли договор возмездным или нет. Однако действует презумпция, что сделка возмездная, пока в договоре не указано обратное. Это означает, что, если в соглашении не будет пункта о том, что отношения имеют безвозмездный характер, и при этом условие о цене не будет согласовано, сделку признают незаключенной. При этом по общему правилу коммерческие структуры не могут безвозмездно передавать друг другу исключительные права.

  Вознаграждение допускается фиксировать в виде конкретной стоимости либо указывать порядок ее определения. Также можно указать способ выплаты денежных средств:

  • разовый платеж;
  • периодические платежи;
  • роялти — процент от прибыли, получаемой новым владельцем от использования прав на ОИС;
  • сочетание из нескольких способов.

  Остальные условия сделки по отчуждению исключительных прав не существенны. Отсутствие этих пунктов в договоре не повлечет признания соглашения незаключенным. Но такие «облегченные» версии договоров имеют иные не менее значимые последствия в виде различных правовых и материальных рисков. Настоятельно рекомендуем согласовать в договоре следующие условия:

  1. Срок и момент выполнения обязательства о выплате вознаграждения.
  2. Предельный срок передачи материальных объектов, которые связаны с переходом правомочий на объекты интеллектуальной собственности. К примеру, на документацию по товарному знаку, руководство по эксплуатации базы данных и т.п.
  3. Санкции для участников отношений в случае просрочки исполнения обязательств.
  4. Возможность отказа стороны от договора. Для правообладателя право на односторонний отказ предусмотрено самим ГК РФ. Для приобретателя — нет. А это может оказаться важным в случаях, когда правообладатель не передал материальные объекты, связанные с объектом интеллектуальной собственности. В отсутствие такой передачи приобретатель не сможет в полной мере извлекать выгоду от владения объектом интеллектуальной собственности.

  Госрегистрация перехода прав по сделке отчуждения исключительного права осуществляется в Роспатенте. Для этого стороны договора должны сами обратиться в государственный орган с соответствующим заявлением. В случае, если за регистрацией перехода обращается одна из сторон отношений, то к заявлению прикладывается договор или выписка из него, заверенная у нотариуса.

  Роспатент может отказать в регистрации, если есть какие-то проблемы с документами или передача прав на объект интеллектуальной собственности противоречит закону (например, передача прав на товарный знак повлечет введение обычных покупателей в заблуждение).

  Лицензионный договор на использование товарного знака

  При заключении сделки, связанной с распоряжением правами на объекты интеллектуальной собственности, важно уделить внимание не только составлению договора, но также внимательно проверить:

  • состояние интеллектуальной собственности;
  • наличие полномочий правообладателя у контрагента.

  Объект интеллектуальной собственности может быть обременен залогом, имущественные права на него могут быть переданы по лицензионному соглашению третьим лицам. Эти моменты не мешают передаче прав приобретателю, но могут ограничить или даже блокировать его возможности пользоваться приобретаемыми права на результат интеллектуального труда или средство индивидуализации.

  Что касается контрагента-правообладателя, то важно убедиться, что лицо, которое подписывает соглашение, обладает необходимыми полномочиями для распоряжения объектом сделки. Например, в организациях не все должностные лица или органы управления имеют право единолично принимать решение об отчуждении собственности юрлица. Еще одна ситуация — наличие у патента несколько правообладателей, которые должны согласовать сделку по отчуждению исключительного права единогласно.

  Важно!

  Если окажется, что

  • правообладатель не мог распоряжаться ОИС единолично, но сделал это,
  • приобретатель ИП, не зная деталей, начал использовать ОИС в своих интересах,

  то реальный обладатель может подать в суд иск об устранении нарушений его прав в виде неправомерного использования ОИС. А также взыскать убытки или потребовать крупную материальную компенсацию.

  Лицензионный договор представляет собой юридический документ, по которому одна сторона обязуется передать право пользования зарегистрированным товарным знаком другой стороне, с указанием или без указания пределов территории использования передаваемого знака. Необходимо помнить о том, что сторона, передающая право пользования товарным знаком по лицензионному договору, обязана осуществлять контроль качества выпускаемой продукции стороной, принявшей право пользования товарным знаком. Действующее законодательство предусматривает регистрацию лицензионного договора с исключительной или с неисключительной лицензией на товарный знак.

  Договор с исключительной лицензией предоствляет лицензиату (лицу, получающему право использования) исключительное право на использование товарного знака, при этомлицензиар (правообладатель товарного знака) не вправе заключать лицензионные договоры с другими лицами.

  Договор неисключительной лицензии предусматривает использование одного и того же товарного знака как его правообладателем (лицензиаром), так и стороной, получившей лицензию, причем за правообладателем сохраняется право выдачи лицензий и другим лицам. Кроме этого, различают частичную и полную лицензию. В первом случае товарный знак можно использовать только для указанной в договоре части товаров или услуг. Во втором случае, право использования товарного знака распространяется на весь указанный в договоре перечень товаров и услуг.

  Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака. Правообладатель товарного знака может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

  Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

  Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Таким образом, лицо, незаконно использующее чужой товарный знак, несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.

  Однако законный путь использования чужого товарного знака все же есть. Правообладатель товарного знака может предоставить другому лицу права использования товарного знака в установленных договором пределах путём заключения лицензионного договора.

  Заключение лицензионного договора на товарный знак не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

  Лицензионный договор на товарный знак подлежит обязательной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам «Роспатент».

  1	Неисключительная лицензия
  	Предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
  2	Исключительная лицензия
  	Предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

  предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

  1

  Сведения о Лицензиаре (наименование, юридический адрес, ОГРН, ФИО и должность руководителя), все сведения должны соответствовать данным, содержащимся в Реестре товарных знаков РФ. Сведения о Лицензиате (наименование, юридический адрес, ОГРН, ФИО и должность руководителя). Предмет договора (номер свидетельства товарного знака, классы МКТУ, на которые выдаётся право использования), в свидетельство на товарный знак и в Реестр товарных знаков РФ должны быть внесены все изменения (если таковые были). Вид лицензии. Срок выдачи лицензии – он не может быть больше, чем срок действия товарного знака. Территория – если территория не указана, то это вся территория РФ. Размер вознаграждения – договор между юридическими лицами должен быть возмездным. Прочие условия, которые необходимо для включения в лицензионный договор — например, условия выплаты вознаграждения, условия расторжения договора, возможность выдачи сублицензий и т.д.

  Следует иметь в виду, что изменения, вносимые в лицензионный договор, и расторжение лицензионного договора также подлежат обязательной регистрации в «Роспатент»е.

  
  

  Похожие записи:

  • Как заполнить декларацию по водному налогу без лицензии
  • Заявление о приостановлении исполнительного производства в связи с обжалованием судебного приказа
  • Срок обжалования протокола об административном правонарушении ГИБДД КОАП РФ