Использование товарного знака под контролем правообладателя как называется

Трудовое право

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Использование товарного знака под контролем правообладателя как называется». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Содержание
1. Как защитить свой товарный знак
2. Споры по нарушениям исключительных прав на товарные знаки в маркетплейсах
3. Внесение товарного знака в таможенный реестр (ТРОИС) в 2021 году
4. Получил претензию за использование чужого товарного знака
5. Как продать товарный знак – инструкция от «Пепеляев Групп»
6. Правовые и налоговые аспекты приобретения права на товарный знак
7. Использование товарного знака «под контролем правообладателя». Что за зверь?

Написать комментарий

      1. Какое использование товарного знака признается использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя для целей статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ, Кодекс)?

      Согласно пункту 2 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994, вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012 (далее — Соглашение ТРИПС)) использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.

      Как отмечено в пункте 1 статьи 1 Соглашения ТРИПС, члены Всемирной торговой организации могут, но не обязаны, предоставлять в своих национальных законах более широкую охрану, чем требуется по названному Соглашению при условии, что такая охрана не противоречит положениям этого Соглашения.

      Соответственно, более широкий объем охраны предусмотрен пунктом 2 статьи 1486 Кодекса, согласно которому использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

      Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя. По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя — это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

      При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

      По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 38 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.

      Вместе с тем воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака, в том числе в случаях, указанных в ответе на вопрос 2 настоящей Справки.

      Для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

      2. Какие случаи могут быть признаны использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя, в том числе использованием, не оформленным договором?

      В судебной практике президиума Суда по интеллектуальным правам выявлены следующие подходы.

      1. При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 № С01-148/2014 по делу № СИП-110/2013).

      При этом использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя в том числе в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака.

      2. По договору подряда или возмездного оказания услуг (главы 37, 38 ГК РФ), предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и (или) распространение такого товара (оказание услуг с использованием знака обслуживания), использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах, то есть по его воле, что соответствует пункту 2 статьи 1486 ГК РФ (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2014 № С01-855/2014 по делу № СИП-198/2014).

      Разъясняется, что считать использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя (такое использование учитывается в целях сохранения правовой охраны товарного знака).

      Использование под контролем правообладателя — это использование товарного знака по воле правообладателя при отсутствии лицензионного договора между ним и фактическим пользователем.

      Воля правообладателя на подобное использование может быть выражена в договоре с третьим лицом, а также может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака.

      Одной воли правообладателя недостаточно. Необходимо доказать фактическое использование товарного знака третьим лицом, кроме случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим его существа и не ограничивающим предоставленную ему охрану.

      Также дается ответ на вопрос о том, какие случаи признаются использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя (на основе примеров из практики Президиума Суда по интеллектуальным правам).

      В частности, по договору подряда или возмездного оказания услуг, предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и (или) распространение такого товара (оказание услуг с использованием знака обслуживания), использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах, т. е. по его воле.

      Наличие между правообладателем и другим лицом корпоративных отношений, в т. ч. внутри холдинга или иной группы лиц, предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на учредительных документах или условиях договора. При этом, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц, оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом.

      Использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя имеет место и в случаях, когда соответствующее исключительное право является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей (договор простого товарищества).

      В договоре поставки предусмотрите пункт о том, что если продавцу предъявят иск о взыскании компенсации за нарушение исключительного права или о возмещении ущерба, поставщик предоставит все нужные документы и обязуется возместить сумму выплаченной компенсации, которую могут взыскать с продавца по решению суда.

      Формулировка в договоре может быть такая:

      Поставщик гарантирует Покупателю, что поставленный товар не обременён правами третьих лиц.

      В случае предъявления к Покупателю претензий и требований от третьих лиц, основанием для которых является продажа Покупателем товара, приобретённого у Поставщика, Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки, возникшие в связи с такими претензиями и требованиями.

      Как защитить свой товарный знак

      В делах о нарушении исключительных прав на результаты интеллектуальной собственности у продавца есть возможность всё решить без суда — это называется досудебным урегулированием спора.

      Когда факт продажи контрафактного товара зафиксирован продавцом и оспаривать его нет смысла, он высылает продавцу досудебную претензию. Продавец должен на неё ответить, если хочет заплатить за нарушение меньше, чем по решению суда.

      Регина Нам, юрист в компании «ЮрИнформ» В ответе на претензию следует попросить снизить заявленный размер компенсации, ссылаясь на тяжёлое финансовое положение и несоответствие размера компенсации реально понесённым убыткам. Можно указать, что это был единичный случай нарушения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, и сделать упор на то, что контрафактный товар был убран с прилавка и не был продан кому-то ещё.

      Если правообладатель согласится с предложением и аргументами продавца, он направит ответ. Этот документ — подтверждение того, что стороны обо всём договорились и не планируют решать дело в суде. Кроме этого можно заключить соглашение, что продавец выплачивает правообладателю компенсацию в определённом размере за такое-то нарушение интеллектуальных прав. Это станет дополнительной гарантией для продавца.

      Зачастую крупные правообладатели не подают в суд на мелких продавцов — этим занимаются специализированные компании. Поэтому надо удостовериться, что компания, которая подала на продавца в суд, имеет на это право. Для этого надо направить письмо правообладателю с просьбой подтвердить полномочия его представителя. Подтверждением служат следующие документы:

      • свидетельство на товарный знак;

      • доверенность от правообладателя, который указан в свидетельстве, или лицензиата на законного представителя;

      • лицензионный договор, если правообладатель передал права на использование объектов интеллектуальной собственности другому лицу, например поставщику.

      Если иск подан неуполномоченной компанией, суд не станет его рассматривать — продавцу не понадобится тратить время на судебные разбирательства и выплачивать компенсацию.

      Согласно законам о рекламе и государственном языке РФ, иностранные слова и выражения, используемые при производстве, размещении и распространении рекламы, обязательно должны идентично дублироваться на русском языке. Это требование не распространяется только на товарные знаки, официально зарегистрированные в Роспатенте.

      При этом наличие заявки или процесс регистрации не является аргументом. Если регистрируемый товарный знак включает иностранное слово, то до получения охранного документа Роспатента, собственник обязан переводить его на русский язык всегда, в рекламе любого рода, будь то вывеска, полоса в газете, рекламный видеоролик или объявление. Так, в одном деле рекламодатель оправдывал свое объявление с текстом «… шаурма … Hot» тем, что слово «Hot» проходит регистрацию в Роспатенте. Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) сочла этот довод необоснованным.

      Закон о рекламе запрещает без объективных причин использовать характеристики превосходной степени. Например: лучший, первый, номер один, самый, только, единственный, супер, исключительный, уникальный, главный, эксклюзивный. Это обязательно учитывать даже в случае, если Роспатент зарегистрировал товарный знак с хвалебными элементами.

      Например, использование в рекламе товарного знака «World Class сеть фитнес-клубов № 1» стало основанием для возбуждения в отношении его правообладателя дела о нарушении законодательства о рекламе.

      Антимонопольный орган счел, что словосочетание «World Class сеть фитнес клубов № 1» указывает на то, что «World Class» является лучшим фитнес-клубом на рынке, при этом критерии и подтверждения такого превосходства не представлены.

      Правообладатель доказывал, что словосочетание «сеть фитнес-клубов № 1» является частью товарного знака и его использование в рекламе происходит на основании права на товарный знак.

      Но довод не был принят. Комиссия УФАС посчитала, что включение спорного словосочетания в товарный знак не освобождает правообладателя от обязанности объективно подтвердить «превосходство», о котором заявлено в рекламе. УФАС также учла позицию Роспатента о том, что элементы «сеть фитнес-клубов № 1» не обладают различительной способностью, носят описательный и хвалебный характер, в связи с чем были включены в товарный знак лишь как неохраняемые элементы.

      Таким образом, наличие в зарегистрированном товарном знаке каких-либо характеристик превосходной степени не позволяет владельцу бездоказательно использовать их в рекламе.

      • Коммерческая практика
      • Интеллектуальная собственность

      Споры по нарушениям исключительных прав на товарные знаки в маркетплейсах

      • Telecom. Media. Technology (TMT)
      • Торговля и коммерция

      Ответ на данный вопрос неоднозначен.

      Те маркетплейсы, которые предоставляют продавцам техническую возможность разместить информацию о товарах на площадке, оказывают ряд сопутствующих услуг, но при этом сами не участвуют в реализации товаров – безусловно, могут быть отнесены к информационным посредникам. Такие субъекты именно содействуют нарушению, но не совершают его сами. При этом квалификация не должна меняться, даже если они оказывают продавцам–нарушителям услуги по хранению товаров (контрафакта). В соответствии со ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак охватывает хранение лишь в том случае, если оно нацелено на последующее введение товара в оборот. Подобная цель есть у продавца. Администратор маркетплейса оказывает ему в данном случае техническое содействие.

      Здесь возникает вопрос: на основании каких критериев (стандартов) суд может определить, знал или должен ли был маркетплейс знать о нарушении исключительных прав на товарный знак?

      Нет смысла требовать от администратора проверки всех обозначений, реализуемых на площадке товаров. Во-первых, это потребует чрезмерных затрат и в конечном итоге заблокирует функционирование маркетплейса. Во-вторых, даже суды не всегда могут однозначно оценить, имеет место нарушение или нет, является ли используемое обозначение сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком.

      Между тем от маркетплейсов можно требовать другого — запроса у продавцов, желающих присоединиться к платформе, документов, подтверждающих наличие у них зарегистрированных товарных знаков и (или) лицензии на использование чужих товарных знаков. Можно установить опровержимую презумпцию: администратор должен был знать о нарушении исключительных прав в том случае, если он допускает на площадку продавцов (заключает с ними договор) без предварительного запроса у них правоподтверждающих документов. На практике уже сегодня некоторые маркеплейсы (например, Lamoda) принципиально не работают с теми продавцами, у которых нет зарегистрированных товарных знаков.

      Здесь возникает новый вопрос – как быть с теми продавцами, которые не нарушают чьи-либо прав, но у них отсутствует зарегистрированный товарный знак. Некоторые маркетплейсы (Wildberries) допускают на площадку предпринимателей, которые только подали заявку на регистрацию товарного знака, но еще не успели получить свидетельство. Очевидно, что сам по себе факт подачи заявки не говорит о том, что продавец не нарушает исключительных прав. Маркетплейсы идут на подобный компромисс, потому что не желают лишаться клиентов. Вряд ли на законодательном уровне стоит как-либо ограничивать подобную практику. Другое дело, что риски, связанные с привлечением продавца без зарегистрированного товарного знака (или лицензии на его использование) могут быть возложены на маркетплейс. В случае нарушения таким продавцом исключительного права на чужой товарный знак маркетплейс (если следовать презумпции) будет нести с ним солидарную ответственность. Для администраторов маркетплейсов это не должно создать больших проблем. Они могут заранее себя обезопасить посредством включения в договор с продавцом условия о том, что последний обязуется возместить администратору все возможные потери, связанные с предъявлением исков о нарушении исключительных прав.

      Такой стандарт не будет действовать в случае с авторскими и патентными правами. Объекты авторских прав не регистрируются. Продавец в любом случае не сможет представить каких-либо документов, однозначно подтверждающих наличие у него прав на такие объекты. Патентоохраняемые объекты — регистрируемые. Но администратор маркетплейса, даже получив ссылки на конкретные патенты, не сможет оценить, эти решения используются в продукте или другие; нет ли в таком продукте иных решений, не охватываемых патентом. Не должен применяться стандарт (в том числе в случаях использования товарных знаков) и в отношении администраторов «досок объявлений» (типа Avito). Такие субъекты осуществляют минимальный контроль за размещаемыми объявлениями, большинство из которых публикуется на безвозмездных началах.

      Возвращаясь к товарным знакам, необходимо отметить, что здесь возможен и иной подход – промаркетплейсный. В случае когда маркетплейс сам не участвует (в том числе в качестве посредника) в реализации товаров, а лишь оказывает техническое содействие, услуги по размещению информации о товарах продавца, можно исходить из того, что он не должен по общему правилу знать о нарушении. При условии, что, во-первых, у правообладателей есть возможность сообщить администратору о факте нарушения. Во-вторых, маркетплейс оперативно реагирует на подобные сообщения.

      Несколько сложнее дела обстоят с теми маркетплейсами, которые участвуют в реализации товара и получают процент от продаж.

      Согласно п. 78 постановления Пленума № 10 при решении вопроса об относимости администратора сайта к информационным посредникам должно учитываться, во-первых, вносит ли владелец сайта изменения в размещенный третьими лицами материал или нет. Во-вторых, получает ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

      В свое время Судом по интеллектуальным правам было предложено учитывать при решен��и вопроса о применении ст. 1253.1 ГК РФ к интернет–площадкам два критерия:

      В зарубежной судебной практике можно встретить разные подходы к ответственности маркетплейсов. Рассмотрим несколько показательных дел.

      Позиции национальных судов:

      Tiffany v eBay10 (США)

      Компания Tiffany предъявила иск к eBay о нарушении исключительного права на товарный знак на том основании, что eBay способствовала продаже поддельных товаров на своем веб-сайте и позволяла им продавать контрафактные товары. Tiffany утверждала, что eBay был уведомлен о незаконных действиях на своем веб-сайте и, следовательно, был обязан исследовать их. Компания eBay возразила, что бремя отслеживания контрафакта лежит на самом правообладателе, а не на маркетплейсе. Как только к ней поступает информация о нарушении, она незамедлительно удаляет рекламу контрафакта.

      Суд встал на сторону ответчика. Он указал на необходимость установления высокого стандарта доказывания того, что посредник знал или должен был знать о нарушении. По мнению суда, eBay предприняла адекватные и эффективные действия для предотвращения нарушения, инвестировав миллионы долларов в меры по борьбе с контрафактом, включая программу VeRO.

      Louis Vuitton v. eBay 11 (Франция)

      Правообладатель бренда Louis Vuitton предъявил иск к компании eBay о нарушении исключительных прав на товарный знак. Он ссылался на то, что маркетплейс допустил, что сторонние продавцы реализует на его площадке поддельные товары. Применяемое ответчиком программное обеспечение, призванное бороться с контрафактом, оказалось неэффективным. Суд встал на сторону правообладателя. Он исходил из того, что маркетплейс выступает в качестве брокера, активного посредника, а не хостера. В таком случае ответчик обязан следить за тем, что его бизнес не порождал незаконную деятельность. Между тем он не справился с этой задачей.

      Hermes International v Cindy Feitz and eBay 12 (Франция)

      Суд пришел к выводу, что маркетплейс должен нести с продавцом–нарушителем солидарную ответственность, так как не смог предотвратить нарушение.

      Позиции суда Европейского союза

      В 2011 г. Европейский суд справедливости рассмотрел дело L’Oreal (правообладатель) и др. v. eBay (№ C‑324/09). Правообладатель утверждал, что через маркетплейс реализуются контрафактные товары, что нарушает его исключительные права на товарный знак. Суд ЕС подтвердил, что оператор интернет–магазина является посредником. Правообладатели могут требовать от маркетплейса пресечения нарушения исключительных прав. Как отметил суд ЕС, «национальные суды могут обязать оператора онлайн-торговой площадки принять меры, которые способствуют не только прекращению нарушений этих прав пользователями этой торговой площадки, но и предотвращению дальнейших нарушений такого рода. Подобные судебные запреты должны быть эффективными, соразмерными, сдерживающими и не должны создавать препятствий для законной торговли». При этом маркетплейс, который не играет активной роли в продвижении контрафактных товаров, освобождается от мер ответственности (взыскания с него убытков). Этого, однако, не происходит, если ему были известны обстоятельства, на основании которых он мог прийти к выводу, что имеет место нарушение исключительных прав.

      Не меньший интерес представляет решение суда ЕС по делу Coty Germany GmbH v Amazon. Coty — дистрибьютор духов, лицензиат товарного знака DAVIDOFF. Маркетплейс Amazon позволяет продавцам размещать на площадке предложения о продажи товаров. Договоры купли–продажи заключаются напрямую между продавцами и покупателями. Кроме того, Amazon предоставляет продавцам услуги по хранению их товаров на складе. Доставку товаров покупателям осуществляют внешние компании. Coty было установлено, что на сайте www.amazon.de в нарушение прав на товарный знак DAVIDOFF предлагаются к продаже духи Davidoff Hot Water. Компания потребовала от маркетплейса раскрыть финальных продавцов и пресечь продажу духов. После того как маркеплейс отказался это делать, компания Coty обратилась в немецкий земельный суд.

      Суд отказал в удовлетворении иска. Решение поддержала апелляция. Суды исходили из того, что Amazon не использовал товарный знак Davidoff. Маркетплейс хранил товары от имени продавцов. К подобному выводу пришел и Европейский суд справедливости. Он отметил, что выражение «использование» подразумевает активное поведение: «Использование третьей стороной обозначения, идентичного или похожего на товарный знак владельца, подразумевает, как минимум, то, что эта третья сторона использует обозначение в своих коммерческих взаимодействиях». Amazon подобных действий не совершал. При продаже товаров через электронные платформы типа Amazon использование товарных знаков осуществляется продавцами, которые являются не самим маркетплейсом, а его клиентами. При этом Европейский суд сравнил деятельность маркетплейса с деятельностью субъекта, который наполняет произведенным напитком предоставленные ему нарушителем банки с уже нанесенным на них товарным знаком. Такие субъекты осуществляют лишь техническое содействие нарушителю.

      Аббревиатура «ТРОИС» расшифровывается как «таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности». В данный реестр могут быть внесены не только товарные знаки, но и авторские, смежные права, наименования места происхождения товара. Вместе с тем, наибольшей популярностью данный реестр пользуется среди правообладателей именно товарных знаков.

      Какая цель таможенного реестра (ТРОИС)? Если объект интеллектуальной собственности внесен в реестр, то в случае обнаружения таможенным органом признаков нарушения прав правообладателя (наличии у сотрудника таможни сомнений в «оригинальности» товара), он приостанавливает выпуск товара и направляет правообладателю запрос. Такая мера позволяет правообладателю не только остановить ввоз контрафактной продукции, но и на основании сведений, предоставленных таможенной службой, установить объем контрафакта для дальнейшего взыскания компенсации.

      Вместе с тем, внесение товарного знака или иного объекта интеллектуальной собственности является не простой процедурой. Для того чтобы внести товарный знак в ТРОИС правообладателю необходимо не только доказать наличие прав на товарный знак, но и представить доказательства ввоза контрафактной продукции.

      Таможенные органы вправе принимать меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности без заявления правообладателя (на невключенные в ТРОИС объекты интеллектуальной собственности). Однако это является правом, а не обязанностью таможенного органа.

      Внесение товарного знака в таможенный реестр (ТРОИС) в 2021 году

      Заявление о внесении товарного знака в ТРОИС может быть подано в таможенный орган:

      • в электронном виде (в этом случае заявление и прилагаемые к нему документы заверяются электронной подписью заявителя или представителя)
      • в бумажном виде (такие документы должны содержать подписи уполномоченных лиц и быть ясно читаемыми, к комплекту документов должна прилагаться опись с указанием количества страниц в каждом документе)

      В случае направления заявления о внесении товарного знака в ТРОИС на бумажном носителе заявление и прилагаемые к ним документы помещаются в конверт (папку), на котором указываются слова «о защите интеллектуальной собственности».

      Уполномоченным органом по внесению товарного знака в ТРОИС является ФТС России.

      В случае изменения сведений, указанных в заявлении о включении товарного знака в таможенный реестр либо в прилагаемых к нему документах, в период его рассмотрения заявитель информирует об этом ФТС России до истечения срока рассмотрения заявления о включении товарного знака в ТРОИС.

      Но сначала надо понять, что является нарушением прав на товарный знак. Дело в том, что здесь не так всё однозначно.

      Защита бренда возможна при соблюдении всех этих условий:

      • использование недобросовестным конкурентом тождественных обозначений или сходных с ним до степени смешения;
      • однородность товаров и услуг;
      • использование правообладателем товарного знака в своей деятельности.

      Предположим, на рынке давно работает сеть автошкол «Drive». Недобросовестный конкурент в этой же сфере начинает деятельность под маркой «Драйв». Обозначение не тождественное, однако здесь есть все признаки сходства, потому что на слух два этих слова звучат одинаково.

      В данном случае действительно происходит нарушение прав на товарный знак сети автошкол «Drive». Но если бы это знак был только зарегистрирован, но не использовался в бизнесе, то правообладатель не смог бы защитить его в суде. Почему?

      Существует статья 10 ГК РФ, которая определяет пределы осуществления гражданских прав. И она не позволяет регистрировать торговый знак просто так, без намерения использовать в дальнейшем, и при этом требовать его защиты.

      В качестве примера можно привести Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23.07.2015 по делу N 310-ЭС15-2555, А08-8802/2013. Хладокомбинату было отказано в защите торговой марки «Афродита», потому что в течение 15 лет с даты регистрации обозначение ни разу не использовалось.

      Когда же другой производитель мороженого стал размещать аналогичный знак на своих товарах, хладокомбинат решил ему воспрепятствовать. Но суд пришёл к выводу, что у истца отсутствует нарушенное право, более того, такие действия правообладателя являются недобросовестными.

      Вернёмся к статье 1515 ГК РФ, где описаны способы защиты исключительного права на товарный знак.

      Это норма устанавливает, что владелец бренда, если его исключительное право действительно нарушено, может:

      • потребовать от нарушителя изъять из оборота и уничтожить контрафактные товары, этикетки, упаковки, на которых размещён чужой товарный знак;
      • потребовать удаления рекламы с незаконным использованием бренда;
      • получить от нарушителя возмещение убытков или выплату компенсации в размере до 5 млн рублей или двукратной стоимости товаров.

      Защита бренда начинается со сбора доказательств. Если правообладатель обнаружил незаконную рекламу в интернете, то необходимо сделать нотариальное заверение скринов сайта, где она размещена.

      Если контрафактный товар обнаружен в магазине, можно купить его, сохранив чек с данными продавца. Кроме того, в качестве доказательств судом принимается фото и видео с зафиксированными фактами нарушения права на товарный знак.

      Всё это потребуется для подготовки претензии, которую надо направить на адрес нарушителя. Если он никак не отреагирует, то через 30 дней владелец бренда вправе обратиться в суд.

      Кроме того, охрана торговой марки может осуществляться с помощью Федеральной антимонопольной службы, Роспотребнадзора и полиции.

      ФАС определяет использование чужого товарного знака как недобросовестную конкуренцию, за которую могут оштрафовать на 100 000 рублей (статья 14.33 КоАП РФ). Для Роспотребнадзора этот факт означает введение потребителей в заблуждение (статья 14.10 КоАП РФ), за что налагается штраф в размере до 200 000 рублей. А полиция вправе привлечь нарушителя по статье 180 УК РФ.

      Многие розничные продавцы уже понимают, что продавать, например, товары с популярными героями мультфильмов просто так нельзя. Закупать такие изделия надо только у производителей или тех, кто получил от них соответствующее разрешение. И не стоит рассчитывать, что правообладатель не станет обращать внимание на такую мелочь, как продажа детских носков с незаконным использованием товарного знака.

      Именно такая ситуация стала причиной иска компании Smeshariki GmbH к индивидуальному предпринимателю (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06. 02. 2014 г. по делу N А56-18650/2013).

      на право использования товарного знака (знака обслуживания) г. «» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Лицензиат», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

      1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего договора исключительную лицензию на использование товарного знака, выполненного согласно прилагаемой копии Свидетельства на товарный знак № зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ «»2021 г., номер заявки (далее – Товарный знак), для использования его в отношении всех товаров (услуг) классов, приведенных в Свидетельстве, а именно: .

      1.2. Территория использования Лицензиатом Товарного знака: .

      1.3. Лицензиат имеет право использовать Товарный знак при условии, что качество Товаров (Услуг), обозначаемых этим знаком, будет не ниже, чем качество Товаров (Услуг) Лицензиара, реализуемых под Товарным знаком.

      2.1. Начиная с даты открытия каждого Предприятия, Лицензиат ежемесячно, не позднее числа месяца, следующего за оплачиваемым, выплачивает Лицензиару периодические платежи, открытое и/или функционирующее согласно условиям настоящего Договора в размере рублей за каждое Предприятие.

      2.2. Лицензиат соглашается и подтверждает, что денежная сумма, указанная в п.2.1. настоящего Договора, обоснована и является невозвратной.

      2.3. Обязательство Лицензиата по выплате вознаграждения Лицензиару согласно п.2.1. настоящего Договора считается выполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.

      2.4. Все пошлины, сборы налоги и другие расходы, связанные с заключением, регистрацией и выполнением настоящего Договора, оплачивает Лицензиат.

      2.5. В случае невыплаты Лицензиатом вознаграждения Лицензиату согласно п.2.1. настоящего Договора, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что указанное вознаграждение не будет выплачено в установленный срок, либо выплаты Лицензиатом указанного вознаграждения в размере менее %, Лицензиар вправе приостановить исполнение своих обязанностей по настоящему Договору и потребовать от Лицензиата возмещения всех убытков.

      3.1. Лицензиат вправе:

      3.1.1. применять Товарный знак в отношении товаров и услуг классов, указанных в Свидетельстве, а именно на:

      • на Фирменной вывеске Предприятий,
      • во внешнем и внутреннем оформлении Помещений Предприятий,
      • в рекламных материалах и публикациях в СМИ, направленных на рекламирование Предприятий и Товара, реализуемого в Предприятиях,
      • на упаковке Товара,
      • на этикетках и ценниках, используемых с целью реализации Товара конечным потребителям,
      • на дисконтных картах и подарочных сертификатах,
      • другими способами, письменно согласованными с Лицензиаром.

      3.1.2. самостоятельно разработать образцы и макеты рекламных материалов с изображением Товарного знака и использовать их, с письменного согласия Лицензиата, для изготовления рекламных материалов. Указанные рекламные материалы должны быть предварительно одобрены Лицензиатом в срок не позднее чем за рабочих дней до возможного их использования Лицензиатом.

      3.1.3. допускать проведение любых рекламно-маркетинговых акций, кино- и фото съемок в Помещении Предприятия исключительно с письменного согласия Лицензиара.

      3.2. Лицензиат не имеет права:

      3.2.1. предоставлять третьим лицам сублицензии на использование Товарного знака.

      3.2.2. применять Товарный знак совместно со своим товарным знаком;

      3.2.3. размещать совместно с Фирменной вывеской снаружи Помещения и/или на фасаде здания, в котором находится Помещение Предприятия, рекламную вывеску с указанием (изображением) собственного фирменного наименования и/или коммерческого обозначения и/или товарного знака, а также вывески с указанием (изображением) фирменного наименования и/или коммерческого обозначения и/или товарного знака третьих лиц.

      3.2.4. размещать Товарный знак в собственном Интернет – портале (Web-site), а также использовать в доменном имени имя, повторяющее или ассоциирующееся с Товарным знаком.

      3.2.5. допускать проведение в Помещении Предприятия рекламных акций в целях продвижения товаров, работ и услуг третьих лиц.

      3.2.7. уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам, передавать их в залог, уставный капитал юридических лиц либо каким-либо иным способом обременять правами третьих лиц;

      3.3. Лицензиат обязан:

      3.3.1.использовать Товарный знак в том виде, в каком он был зарегистрирован Свидетельством №. Не разрешается изменять Товарный знак;

      3.3.2. используя Товарный знак, сопровождать его указанием: товарный знак по лицензии;

      3.3.3. использовать Товарный знак в строгом соответствии с условиями настоящего Договора и письменными предписаниями Лицензиара;

      3.3.4. незамедлительно информировать Лицензиара о противоправном использовании и/или применении третьими лицами Товарного знака;

      3.3.5. в течение срока действия настоящего Договора, а также по истечении десяти лет с момента его прекращения (расторжения), не предпринимать попыток, как прямо, так и косвенно, как действуя самостоятельно, так и через третьих лиц, зарегистрировать на собственное и/или иное имя права на Товарный знак, а также на сходные до степени смешения с ним объекты;

      3.3.6. с целью гарантии качества Товаров, реализовывать в Предприятии Товар, закупаемый исключительно у Лицензиара и/или рекомендованных Лицензиаром и/или согласованных с Лицензиаром поставщиков;

      3.3.7. разместить Фирменную вывеску снаружи Помещения и/или на фасаде здания, в котором находится Помещение Предприятия, закупаемую исключительно у Лицензиара и/или рекомендованных Лицензиаром и/или согласованных с Лицензиаром поставщиков;

      3.3.8. в период смены Помещения Предприятия:

      3.3.8.1. снять (демонтировать) Фирменную вывеску с ранее используемого Помещения и/или с фасада здания, в котором находилось Помещение Предприятия, в течение рабочих дней с момента освобождения ранее используемого Помещения;

      3.3.8.2. в период поиска и/или ремонта нового Помещения, не использовать Фирменную вывеску в любом другом месте, не утвержденном Лицензиаром;

      3.3.8.3. обеспечить сохранность Фирменной вывески до момента ее монтажа на новом, утвержденном Лицензиаром Помещении и/или фасаде здания, в котором находится новое Помещение Предприятия. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Лицензиатом указанного обязательства, Лицензиат закупает Фирменную вывеску у Лицензиара и/или указанных Лицензиаром и/или согласованных с Лицензиаром изготовителей (поставщиков) с целью ее размещения в новом Помещении и/или на фасаде здания, в котором расположено Помещение Предприятия;

      3.3.9 в случае повреждения Фирменной вывески в процессе функционирования Предприятия, Лицензиат обязан закупить ее в соответствии с п.3.3.7. настоящего Договора. Заказ на изготовление Фирменной вывески должен быть осуществлен Лицензиатом не позднее рабочих дней с момента повреждения предыдущей Фирменной вывески;

      3.3.10. в случае повреждения элементов внутреннего и/или внешнего оформления Помещения Предприятия, носящими Товарный знак, которые влекут невозможность дальнейшего их использования, Лицензиат обязан изготовить аналогичные элементы строго по макетам и образцам Лицензиара в максимально короткие сроки, но не позднее календарных дней с момента их повреждения;

      3.3.11. обеспечить постоянное наличие в Предприятии рекламной и полиграфической продукции с изображением Товарного знака. Указанную продукцию Лицензиат закупает у Лицензиара для размещения ее исключительно в Предприятии, а также в рамках специализированных мероприятий и выставок;

      3.3.12. использовать рекламные продукты с изображением Товарного знака исключительно с целью рекламирования Предприятия и/или Товара;

      4.1. Лицензиар проверяет не реже одного раза в соответствие качества товаров (услуг) Лицензиата.

      4.2. Для проведения проверки Лицензиат должен оказывать Лицензиару или уполномоченным им лицам необходимое содействие, в том числе обеспечивать беспрепятственный доступ на Предприятие Лицензиата в любое время в течение обычных часов работы Предприятия, предоставлять всю требуемую документацию и обеспечивать, если потребуется представителей Лицензиара рабочими местами на время проведения проверок.

      4.3. По результатам проведенной проверки представитель Лицензиара составляет Акт, в котором фиксируются результаты проведенной проверки (далее – Акт). При выявлении нарушений в Акте предусматривается срок исполнения обязательств по устранению нарушений, а также тип и размер налагаемых санкций.

      4.4. Лицензиар в течение рабочих дней с момента окончания проверки и принятия решения подписывает Акт и направляет два экземпляра указанного Акта Лицензиату для подписания.

      4.5. Лицензиат обязан в течение дней с момента получения Акта подписать его либо направить в адрес Лицензиара мотивированный отказ от подписания. В случае если в указанный срок Лицензиат не подпишет Акт либо не направит в адрес Лицензиара мотивированный отказ, то Акт считается подписанным.

      5.1. Если Лицензиат использует Товарный знак для товаров (услуг), качество которых не соответствует требованиям настоящего договора, то он обязан принимать меры к восстановлению указанного в договоре качества в сроки, предусмотренные в Акте. При этом Лицензиар оказывает ему необходимое содействие.

      5.2. Если качество товаров (услуг) Лицензиата, не будет восстановлено в сроки, указанные в Акте, Лицензиар может расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.

      5.3. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Лицензиатом своих обязательств по настоящему договору Лицензиар вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив Лицензиата за дней до предполагаемой даты расторжения. Если Лицензиат в указанный срок устранит допущенные нарушения и письменно известит Лицензиара об устранении нарушения, настоящий Договор не подлежит расторжению.

      5.4. В случае нарушения Лицензиатом п.3.2.1. настоящего Договора, Лицензиар вправе:

      • взыскать с Пользователя штраф в размере рублей и/или
      • потребовать от Лицензиата переуступки своих прав Лицензиару по заключенным сублицензионным договорам и/или
      • расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

      5.5. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Лицензиатом своих обязательств, предусмотренных п.п. 3.1.1., 3.3.1. настоящего Договора, Лицензиар вправе вынести Лицензиату письменное предупреждение о необходимости исправления допущенных нарушений в указанный срок. В случае не исправления нарушений в указанный срок, а также при повторном выявлении подобного нарушения, Лицензиар вправе взыскать с Лицензиата штраф в размере рублей. При регулярном (3-х и более раз) выявлении в деятельности Лицензиата указанного нарушения, Лицензиар вправе взыскать с Лицензиата штраф в размере рублей и/или расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

      5.6. В случае, если Лицензиат в течение во время срока действия настоящего договора получил от Лицензиара три и более письменных уведомления, свидетельствующих о нарушении условий настоящего договора, Лицензиар имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор независимо от того, исправил Лицензиат указанные нарушения или нет.

      5.7. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Лицензиатом указанного в п.3.2.3. настоящего Договора обязательства, Лицензиар вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

      5.8. В случае нарушения Лицензиатом условия, предусмотренного п.3.2.4. настоящего Договора, Лицензиат обязан закрыть Web-site в срок не позднее трех календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Лицензиата. В противном случае Лицензиар вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

      5.9. В случае нарушения Лицензиатом указанного в п.3.3.6. настоящего Договора условия Лицензиар вправе:

      • взыскать с Лицензиата штраф в размере рублей и/или
      • расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать от Лицензиата возместить ему понесенные убытки и/или
      • потребовать немедленного удаления из Помещения Предприятия товаров, закупленных Лицензиатом у сторонних поставщиков, не согласованных с Лицензиаром.

      5.10. В случае нарушения Лицензиатом условий п.3.3.7. настоящего Договора, Лицензиар вправе потребовать от Лицензиата демонтировать установленную вывеску и закупить ее согласно условиям п.3.3.7. настоящего Договора.

      5.11. В случае нарушения Лицензиатом указанных в п.п. 3.3.8.1.-3.3.8.2. настоящего Договора условий Лицензиар вправе:

      • взыскать с Лицензиата штраф в размере рублей и/или
      • расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать от Лицензиата возместить ему понесенные убытки.

      5.12. Лицензиат имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Лицензиаром своего обязательства, предусмотренного п.3.5.1 настоящего договора.

      5.13. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Лицензиатом своих обязательств, предусмотренного п.3.3.5. настоящего Договора, Лицензиар вправе взыскать с Лицензиата штраф в размере рублей за каждое выявленное нарушение, потребовать возмещения всех убытков и/или расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

      5.14. После истечения срока настоящего Договора или в случае его расторжения в случаях, предусмотренных настоящим Договором, Лицензиат обязан:

      5.14.1. немедленно прекратить использование Товарного знака;

      5.14.2. в течение дней снять вывески, плакаты, надписи, конструкции и рекламное оформление, которые могут указывать на наличие между Лицензиаром и Лицензиатом договорных отношений;

      5.14.3. не использовать в своей дальнейшей предпринимательской деятельности Товарный знак, а также не создавать имитацию Товарного знака.

      Получил претензию за использование чужого товарного знака

      Исходя из норм пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ местом реализации услуг по предоставлению права на использование товарного знака признается территория страны покупателя указанных прав, то есть Российская Федерация.

      Согласно п. п. 1, 2 ст. 161, п. 4 ст. 173 НК РФ при реализации услуг по предоставлению прав на использование результатов интеллектуальной деятельности иностранным лицензиатом, не состоящим на учете в налоговых органах РФ, НДС за него исчисляет и уплачивает налоговый агент, приобретающий данные услуги. Следовательно, при выплате вознаграждения иностранному лицензиару российская организация обязана удержать из его доходов и уплатить в бюджет сумму НДС в качестве налогового агента.

      Налогообложение производится по ставке 20% (п. 3 ст. 164 НК РФ).

      Исходя из разъяснений ФНС России, изложенных в Письме от 24.09.2003 № ОС-6-03/[email protected] «О порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость», налоговая база, указанная в п. 1 ст. 161 НК РФ, при реализации товаров (работ, услуг) за иностранную валюту, определяемая налоговым агентом, рассчитывается путем пересчета расходов налогового агента в иностранной валюте в рубли по курсу ЦБ РФ на дату реализации товаров (работ, услуг), т.е. на дату перечисления денежных средств налоговым агентом в счет оплаты товаров (работ, услуг) иностранному лицу, не состоящему на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика. Налоговый агент осуществляет пересчет налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг) за иностранную валюту в рубли по курсу ЦБ РФ на дату фактического осуществления расходов (в т.ч. если эти расходы являются авансовыми или иными платежами) вне зависимости от принятой учетной политики для целей налогообложения.

      Сумма НДС, удерживаемого у иностранной фирмы, уплачивается в бюджет одновременно с перечислением средств иностранной фирме по лицензионному договору (абз. 2 п. 4 ст. 174 НК РФ). На эту сумму организацией выставляется счет-фактура и регистрируется в книге продаж с кодом операции 06.

      Для целей налогообложения прибыли ежемесячные платежи за право пользованием права на товарный знак (роялти) при производстве продукции признаются прочими расходами, связанными с производством (пп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ), и учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.

      Такие расходы на основании п. 1 ст. 318 НК РФ являются косвенными и в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода (п. 2 ст. 318 НК РФ).

      Здесь возникает еще и вот какой момент, в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 309 НК РФ к доходам иностранной организации (которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в РФ, осуществляемой через постоянные представительства), полученным от источников в России и облагаемым налогом на прибыль, удерживаемым организацией — источником выплаты доходов, относятся доходы от использования в РФ прав на объекты интеллектуальной собственности, в частности платежи любого вида, получаемые иностранной организацией в качестве возмещения за использование (предоставление права использования) любых патентов.

      Исчисление и удержание суммы налога на прибыль с указанных доходов, выплачиваемых иностранным организациям, производятся российской организацией (налоговым агентом) во всех случаях, кроме выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются налогом в РФ, при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п. 1 ст. 312 НК РФ (пп. 4 п. 2 ст. 310 НК РФ).

      В соответствии со ст. 7 НК РФ и п. 1 ст. 12 Конвенцией между Правительством РФ и Правительством Французской Республики от 26.11.1996 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество», облагаются налогами только во Франции, если такой резидент имеет фактическое право на роялти.

      Положения п. 1 ст. 12 Конвенции не применяются, если лицо, имеющее фактическое право на роялти, будучи, например, резидентом Франции, осуществляет предпринимательскую деятельность в РФ (в которой возникают роялти) через расположенное там постоянное представительство и право или имущество, в отношении которых выплачиваются роялти, действительно связаны с таким постоянным представительством (п. 3 ст. 12 Конвенции). В рассматриваемом случае деятельность не приводит к образованию в РФ постоянного представительства французской фирмы, следовательно, применяется п. 1 ст. 12 Конвенции, и российская организация не удерживает с выплачиваемых доходов налог на прибыль организации.

      Однако нерезидент — получатель роялти, в соответствии с п. 1 ст. 312 НК РФ, должен представить налоговому агенту подтверждение того, что он имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым у России есть договор (Франция), регулирующий вопросы налогообложения. Подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства (апостиль).

      Отметьте какую задачу планируете решить и получите бесплатную консультацию.

      Известно, что для получения права использования товарного знака у правообладателя надо заключать либо лицензионный договор (ст. 1489 ГК РФ), либо договор отчуждения (ст. 1488 ГК РФ). Причем в случае отчуждения товарного знака требуется регистрация перехода исключительного права в Роспатенте (ст. 1490 ГК РФ).

      Это общие правила, установленные в части 4 Гражданского кодекса. Однако в этой части есть интересная статья 1486, в которой говорится о последствиях неиспользования товарного знака. А самое интересное в этой статье – это п. 2. Процитирую его полностью:

      «Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака – с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку».

      Из этого пункта можно сделать вывод, что у правообладателя есть ещё одно правомочие в распоряжении своим исключительным правом – дать возможность использования своего товарного знака под своим контролем и без заключения договора.

      В какой форме возможен такой контроль, будет написано ниже, но сначала немного теории и юридического аспекта.

      Ниже представлены выводы Суда по интеллектуальным правам, изложенные в справке по использованию товарного знака под контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации). Указанная справка по использованию товарного знака под контролем правообладателя утверждена Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 г. № СП-23/21.

      В данной справке содержатся ответы на несколько вопросов по использованию товарного знака под контролем правообладателя.

      Вопрос № 1. Какое использование товарного знака признается использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя для целей статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс)?

      Ответ № 1. Согласно пункту 2 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994, вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012 (далее – Соглашение ТРИПС)) использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.

      Как отмечено в пункте 1 статьи 1 Соглашения ТРИПС, члены Всемирной торговой организации могут, но не обязаны, предоставлять в своих национальных законах более широкую охрану, чем требуется по названному Соглашению при условии, что такая охрана не противоречит положениям этого Соглашения.

      Соответственно, более широкий объем охраны предусмотрен пунктом 2 статьи 1486 Кодекса, согласно которому использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

      Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя. По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя — это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

      При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

      По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 38 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.

      Вместе с тем воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака, в том числе в случаях, указанных в ответе на вопрос 2 настоящей Справки.

      Для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

      Вопрос № 2. Какие случаи могут быть признаны использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя, в том числе использованием, не оформленным договором?

      Ответ № 2. В судебной практике президиума Суда по интеллектуальным правам выявлены следующие подходы.

      1. При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 № С01-148/2014 по делу № СИП-110/2013).

      При этом использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя в том числе в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака.

      2. По договору подряда или возмездного оказания услуг (главы 37, 38 ГК РФ), предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и (или) распространение такого товара (оказание услуг с использованием знака обслуживания), использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах, то есть по его воле, что соответствует пункту 2 статьи 1486 ГК РФ (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2014 № С01-855/2014 по делу № СИП-198/2014).

      Итак, мы уже выяснили, что применение товарного знака – прерогатива его владельца. Кроме того, правообладателем является и лицо, которому по договору отчуждения передано исключительное право (соответственно, предыдущий правообладатель такого права лишается). И в первом, и во втором случае у субъектов самый широкий набор правомочий по отношению к средству индивидуализации.

      Совсем иная ситуация может возникнуть в случае, когда исключительное право передается по лицензионному договору. В таком случае за лицензиаром (первый владелец товарного знака) сохраняются все исключительные права на средство индивидуализации, но вместе с тем лицензиату (другой стороне договора) передаются некоторые права. Отметим, что неисключительные права на товарный знак отсутствуют, следовательно, никогда не будут выступать предметом какого-либо договора.

      И наконец, мы подошли к последней возможной ситуации, когда использование происходит под контролем владельца средства индивидуализации, но в то же время лицензионный договор не заключается. В таком случае главным является согласие правообладателя, которое может быть выражено в некоторых формах. Опираясь на выводы Суда по интеллектуальным правам РФ, рассмотрим вариации.

      Субъект предпринимательской деятельности может заключить договор, по которому будет контролировать использование исключительного права на товарный знак вместе с его передачей. Воля здесь выражена в самой сделке.

      Какие примеры подобных договоров можно привести? Например, договор коммерческой концессии. Проанализируем его особенности, поскольку такой договор встречается в предпринимательской деятельности наиболее часто.

      Суть коммерческой концессии в передаче бизнеса от одного субъекта предпринимательства другому (пользователю). Причем под бизнесом понимаются не предприятия, а комплекс прав на средства индивидуализации, в том числе и на товарный знак. Владелец также следит, насколько правильно другая сторона договора использует исключительные права, соответствует ли это условиям соглашения и т.д. Приведем пример. Крупнейший производитель блюд из курицы, KFC, естественно, сам не может изготавливать и реализовывать еду во всех странах мира. Именно поэтому компания передает исключительные права на производство от своего имени другим фирмам, которые будут производить блюда под товарным знаком KFC. Естественно, что правообладателю необходимо контролировать, как используется бренд, ведь на кону заработанная годами репутация.

      Подряд – еще один возможный договор на использование товарного знака. Если в задании указано, что подрядчик обязан не только создать вещь, но и нанести на нее средство индивидуализации, то действует он по поручению заказчика в рамках договора подряда. Значит, договор свидетельствует о воле заказчика передать возможность другой стороне договора однократно указать товарный знак.
      Упоминается, кроме того, и договор простого товарищества, что связано со следующим обстоятельством: исключительное право можно внести как вклад в уставный капитал этого юридического лица. Очевидно, что в таком случае товарищество получит возможность распорядиться этим правом в случаях, определенных в законах.

      Отметим, что в случаях, когда лицо применяет товарный знак без формального разрешения правообладателя, но вместе с тем состоит с ним в корпоративных отношениях, нарушения закона не будет. По мнению Суда, сам факт организационных взаимосвязей уже свидетельствует о том, что лицо правомерно действует под контролем правообладателя.

      Рассмотрим пример. Генеральный директор компании, по должности осуществляющий ее руководство, размещает товарный знак, например, на вывесках. Никакого договора, определяющего его исключительные права, нет, но он действует в интересах организации и связан с ней корпоративными отношениями. Сама же организация (правообладатель) следит за правильным исполнением директором этих обязанностей.

      Случается, что администратор Интернет-ресурса действует по поручению или в интересах и с разрешения правообладателя, включает в доменное имя обозначение, используемое как товарный знак. Администратор сайта может, кроме того, постоянно работать в организации, что позволяет говорить о внутриорганизационных отношениях – признаке, рассмотренном ранее, что подтверждает позицию вдвойне.

      Впрочем, если администратор привлекался один раз и в тесных корпоративных отношениях с организацией не состоял, то сути дела это не меняет: достаточно будет установить факт, что он действовал с согласия владельца.

      Еще одна ситуация разъяснена Судом по интеллектуальным правам. Когда фирма-производитель поставляет свои товары в Россию, то в таможенной службе оформляются соответствующие документы, из которых явствует намерение фирмы поставить товары в страну. Указываются конкретные импортеры. Именно эти импортеры и будут фактически использовать товарный знак, но под контролем правообладателя.

      Правда, здесь есть одно уточнение. Гражданский кодекс гласит, что исключительное право перестает действовать, когда товары поставлены на российский рынок. После введения их в оборот, правообладатель лишается своего исключительного права.

      Из проанализированного материала видно, что все эти формы предполагают использование товарного знака на безвозмездной основе с согласия правообладателя и под его контролем. Ключевым моментом является то, что само разрешение в большинстве случаев вытекает из определенных фактов, из сторонних договоров, где конкретно предоставление исключительного права не оговорено. Специальные договоры (например, лицензионные) сюда не относятся.
      На сегодняшний день выделено четыре таких основания, но общественные отношения в сфере промышленной собственности динамично развиваются, и в дальнейшем возможно расширение перечня.

      Как продать товарный знак – инструкция от «Пепеляев Групп»

      Товарный знак (ТЗ), согласно определению статьи 1477 ГК РФ, — это некое конкретное обозначение, выраженное в словесной, графической или иной форме, служащее для индивидуализации товаров. Для персонализации услуг используется термин «знак обслуживания», и к нему применяются те же нормы, что и к товарному знаку. Понятия «торговый знак» и «торговая марка» являются синонимами обозначенного выше термина, однако юридического веса не имеют. Что касается понятия «бренд», то оно является скорее маркетинговым и имеет значительно более широкую трактовку, чем товарный знак.

      • Словесные — это обозначение, состоящее только из букв, слов или словосочетаний, изображенных с помощью специального шрифта в цветном или черно-белом варианте и не имеющее графических элементов. Например, Coca-Cola, Samsung, Apple, «Аэрофлот», «ТНТ» и прочие. К данной категории относятся также слоганы и лозунги, например, Connecting People от бренда Nokia, «Все для клиента» от «Мегафона», «Просто. Удобно. Для тебя» от «Билайна» и т.д.
      • Изобразительные — любые графические изображения (эмблемы). Пример — надкушенное яблоко Apple, четыре металлических кольца AUDI, трехлучевая звезда Mercedes-Benz и т.д. Часто компании регистрируют не только изображения, но и цветовые комбинации, претендуя на их единоличное использование (особенно популярно у автозаправок и футбольных клубов).
      • Комбинированные — включают текстовые и графические элементы. Именно данный вид в теории дизайна называют логотипом.
      • Объемные — представляют из себя трехмерные фигуры и объекты, которые могут воспроизводить полностью или частично изображение товара или его упаковки, а также форму, не связанную с товаром. Примеры — особенная форма флаконов у косметических брендов или специфическая упаковка кофе, по которой можно узнать продукт и т.д.
      • Звуковые. В России также можно зарегистрировать в качестве товарного знака комбинацию звуков, представленную в виде нотной записи (чаще всего используют мобильные операторы и радиостанции).

      Это интересно!
      В некоторых странах правовой защите подлежат запахи и их сочетания, что особенно актуально для парфюмерных брендов. Однако в России такая практика отсутствует.

      Многие предприниматели, организуя бизнес, производя товары и вкладываясь в продвижение бренда, совершенно не задумываются о регистрации товарного знака. В будущем такая беспечность может сыграть злую шутку, если недобросовестный конкурент начнет использовать уже раскрученный вами бренд для маркировки своей продукции. В таком случае компания не имеет практически никакой правовой защиты против подобных манипуляций и возможности повлиять на конкурента. Ситуация может быть еще печальнее, если расторопный конкурент успеет первым зарегистрировать чужой товарный знак, и использование последнего другими организациями станет невозможным. В таком случае все деньги, потраченные ранее на рекламу разработчиком знака, будут выброшены на ветер.

      Таким образом, регистрация товарного знака должна стать обязательным шагом продвижения товара или услуги.

      Итак, какие возможности открываются перед компанией, получившей исключительное право использовать товарный знак?

      • Правообладатель может использовать данный знак в любых целях (для маркировки продукции, в рекламных материалах, на собственном web-сайте, в официальной документации, в доменном имени и т.д.).
      • Право на использование товарного знака можно предоставить третьим лицам или уступить его, заключив договор об отчуждении.
      • Можно заложить свой товарный знак в банк, заключив договор залога.
      • Компания-правообладатель получает возможность запрещать другим организациям и частным лицам использовать свой товарный знак в отношении однородных товаров и услуг.

      Обратите внимание!
      Правообладатель не может запретить использование товарного знака, если он упоминается или используется в нерекламных и/или личных целях. Контролю подлежит только использование торговой марки для введения товаров (услуг) в торговый оборот.

      Стоит отметить, что право использования товарного знака носит территориальный характер, то есть действует только на территории страны, в которой знак был зарегистрирован. Кроме того, каждая торговая марка регистрируется в отношении товаров и услуг согласно Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), в которую на данный момент входит 34 класса товаров и 11 классов услуг. Регистрация товарного знака осуществляется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт промышленной собственности» (ФГБУ «ФИПС»), являющимся подразделением Роспатента. Процедура регистрации длится, как правило, 6-8 месяцев, а исключительное право предоставляется на 10 лет с возможностью продления срока неограниченное количество раз.

      Согласно российскому законодательству незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность. Даже если нарушение было случайным, это не избавляет нарушителя от ответственности и необходимости прекратить использование ТЗ. Продукция, на которой незаконно используется зарегистрированный товарный знак, является контрафактной и подлежит уничтожению.

      Согласно статье 1515 части четвертой ГК РФ, правообладатель вправе потребовать от нарушителя изъять из оборота или уничтожить все контрафактные упаковки и товары, удалить товарный знак со всей продукции, в том числе с документации, рекламных материалов и вывесок. При этом правообладатель может затребовать компенсацию:

      • от 10 тысяч до 5 млн рублей (размер определяется по усмотрению суда исходя из характера нарушения);
      • в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак;
      • в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

      Кроме того, согласно статье 180 УК РФ, за незаконное использование товарного знака предусматривается ответственность, если нарушение совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. Законом предусмотрены следующие виды уголовной ответственности:

      • штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2-х лет;
      • либо обязательные работы на срок от четырехсот восьмидесяти часов;
      • либо исправительные работы на срок до 2 лет.

      Нарушения, совершенные группой лиц по предварительному сговору, предусматривают штраф размером от 200 тысяч до 400 тысяч рублей или принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до ста тысяч рублей.

      Правовые и налоговые аспекты приобретения права на товарный знак

      Чтобы защитить нарушенное право, правообладатели могут подать иск о выплате компенсации, написать претензию или обратиться в полицию, внести знак в Таможенный реестр и т.д. Однако каждое действие по защите прав специфично и требует участия специалиста. Например, при затруднениях в решении вопросов, связанных с патентными спорами, можно обратиться в специализированную юридическую компанию. Обычно штат таких компаний включает юристов по интеллектуальной собственности и патентных поверенных с большой практикой в данной области. Самостоятельные попытки решения дела в суде являются довольно сомнительным мероприятием, так как патентные споры принято считать одними из самых сложных в судебной практике.

      Обратите внимание!
      Согласно статистике Роспатент отклоняет 70% заявок, поданных самостоятельно.

      Владельцы бизнеса должны знать о важности грамотного правового представления компании в вопросах регистрации, использования и защиты товарных знаков. Неопытные предприниматели часто получают отказ в регистрации знака из-за несоответствия критериям охраноспособности. Что касается патентных споров, то достижение успешного результата возможно лишь при наличии собственного положительного опыта ведения дел такого рода. Качественное сопровождение споров по интеллектуальной собственности могут обеспечить только юристы с узкой специализацией. Поэтому все больше пользуются популярностью патентные бюро, специализирующиеся исключительно на защите интеллектуальных прав, а не крупные многопрофильные юридические компании.

      ПРАКТИКА. Иностранная компания обратилась в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, ссылаясь на отсутствие лицензионных или сублицензионных договоров в отношении товарного знака в течение трех лет. Роспатент отказал в удовлетворении заявления, а компания обжаловала отказ в суде. Арбитражные суды признали отказ Роспатента правомерным, посчитав, что спорный товарный знак в течение предшествующих трех лет использовался в составе комбинированного товарного знака при производстве товара под контролем правообладателя. Доказательством послужили лицензионный и сублицензионные договоры, предметом которых являлось использование комбинированного товарного знака; а также подтверждение правообладателем факта, что он контролировал производство продукции по таким товарным знаком. Изготовитель признан по отношению к правообладателю «другим лицом», использующим товарный знак без лицензионного договора (определение ВАС РФ от 18.04.2012 № ВАС-4005/12).

      Как видно из приведенного примера, товарный знак может и не быть непосредственным предметом лицензионного или сублицензионного договоров. Ключевое значение при установлении факта использования товарного знака будет предусмотренное соглашениями право правообладателя контролировать производство товара, а также необходимость получения его согласия для нанесения товарного знака изготовителем на товар.

      Как видно, товарный знак может быть признан используемым на законном основании и без наличия лицензионных соглашений об этом, если он используется под контролем правообладателя. Особенно важно понимать, что в этом случае такое использование товарного знака со стороны изготовителя не будет являться осуществлением исключительного права на товарный знак.

      Регистрация лицензионного договора не влияет на налогообложение связанных с ним расходов
      Итак, использование товарного знака под контролем правообладателя не является, по сути, осуществлением исключительного права на товарный знак. Поэтому для такого использование не нужно заключать лицензионные договоры и другие соглашения об использовании товарного знака, предметом которых является именно осуществление исключительного права.

      Если же предполагается использование товарного знака в смысле осуществления исключительного права, то законно это можно делать только на основании письменного договора, подлежащего государственной регистрации. При этом отсутствие государственной регистрации такого договора влечет его ничтожность (ст.ст. 165, 1235 ГК РФ, п.50 Постановления Пленума ВС РФ №5 и Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ»).

      Отсутствие регистрации лицензионного договора имеет, в основном, гражданско-правовые и налоговые последствия. Так, при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все исполненное по сделке (ст.167 ГК РФ).

      Налоговые последствия в основном связаны с вопросом: возможно ли включать оплаты по такому договору в расходы при исчислении налога на прибыль. По этому поводу в сложившейся практике существует целых три подхода: до государственной регистрации лицензионного договора относить платежи по нему на расходы нельзя (Письмо УМНС РФ по г. Москве от 30.09.2002г. №26-12/45796); до государственной регистрации лицензионного договора относить платежи по нему на расходы можно, при условии наличия условия о распространении договора на прошлые периоды в порядке пункта 2 статьи 425 ГК РФ (Письмо Министерства финансов РФ от 04.04.2011г. №03-03-06/4/28); до государственной регистрации лицензионного договора относить платежи по нему на расходы можно в любом случае при наличии полного комплекта подтверждающих документов, так как налоговый кодекс не связывает наличие или отсутствие регистрации договора с правом налогоплательщика на применение вычета по налогу на прибыль, а факт регистрации договора в целях налогообложения не является существенным. И если понесенные расходы подтверждены надлежащим образом, суды признают их учет правомерным.

      ПРАКТИКА. Между правообладателем и обществом был заключен договор о неисключительном праве использования товарного знака. Расходы по данному договору общество учитывало в целях налогообложения прибыли. Налоговый орган посчитал, что общество эти расходы учитывало неправомерно, поскольку заключенный с правообладателем договор не был зарегистрирован. В связи с этим расходы по договору не являются экономически целесообразными и не могут уменьшать налогооблагаемую прибыль общества. Суды всех инстанций посчитали выводы налогового органа необоснованными, указав, что налоговый орган не вправе оценивать целесообразность расходов, понесенных налогоплательщиком. Если такие расходы подтверждены документально, налогоплательщик вправе учесть их в целях налогообложения прибыли. Факт регистрации договора в целях налогообложения не является существенным. (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.12.2010 по делу № А53-7659/2010).

      • Изобретатель должен быть собственником
      • Действительно ли бизнесу станет невыгодно судиться с государством?
      • Нотариусы снимут сделки на видео без письменного уведомления

      Использование товарного знака «под контролем правообладателя». Что за зверь?

      • Бухучет и отчетность
      • Налоги
      • Трудовое право
      • Гражданское право
      • Госзакупки
      • Бюджетный учет

      Основная запрещающая норма гражданского права в России в отношении использования торговой марки изложена в п.3 ст. 1484 ГК РФ. Согласно ей, от правообладателя нужно получить разрешение для осуществления исключительных прав на обозначение. Круг действий в отношении способов его использования оговаривается в той же статье, в п. 2.

      Правообладатель может применять свой зарегистрированный бренд в следующих целях:

      • для маркировки товара и его упаковки
      • в предложениях о предоставлении услуг, выполнении работ и продаже товаров (иными словами, в рекламе, независимо от места и способа ее размещения)
      • в документации, которая необходима для производства, хранения и транспортировки с целью введения в оборот, внедрения, продажи, ввоза на территорию страны, демонстрации на выставках и ярмарках, осуществления других видов договорных и внедоговорных обязательств (счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения, выписки по счету и прочие виды документов)
      • в сети Интернет, включая доменные имена, определяющие уникальный «адрес» сайта, а также для других способов переадресации

      При этом отсутствие запрета со стороны правообладателя не считается его согласием (разрешением).

      Широкий круг применения товарных знаков, описанный выше, часто истолковывается правообладателями как полный запрет на их упоминание третьими лицами. Это является неправильным пониманием норм материального права. Все вышеперечисленные способы использования торговой марки действуют только в отношении индивидуализации (различения, разграничения) товаров и услуг, однородных в группах классификатора МКТУ.

      Так, если чужое обозначение упоминается в общеупотребительном значении, в печатных публикациях или устной речи и при этом не применяется для производства или реализации товаров/услуг, в отношении которых оно было зарегистрировано, то это не является нарушением. Данная уточненная концепция закреплена в п. 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 («О применении IV части ГК РФ»).

      Упоминание чужой торговой марки на Интернет-ресурсе, владелец которого занимается реализацией однородной продукции, также не относится к нарушениям, если отсутствует риск смешения обозначений.

      Так как в отечественном законодательстве отсутствуют четкие нормы, разрешающие свободное использование торговых марок, то основные подходы к толкованию юридических норм можно определить только по предшествующей судебной практике. Наиболее яркие и показательные прецеденты описаны далее.

      В законодательстве стран-участниц Евросоюза имеются аналогичные формулировки, касающиеся ограничений исключительных прав на торговые марки. Так, согласно положениям Директивы Европейского Парламента и Совета ЕС 2015/2436 от 16.12.2015 г. («О сближении права государств-членов ЕС в отношении товарных знаков»), а также регламента ЕС по торговым маркам (EUTMR) 2015/242, владелец обозначения не должен ограничивать его использование в следующих случаях:

      • если третья сторона является физическим лицом
      • если обозначение применяется для описания вида, качества, количества, функционального назначения, ценности, места происхождения товара/услуг, времени производства или других характеристик
      • если обозначение необходимо для идентификации сходных товаров/услуг (например, комплектующих узлов или запасных частей в автосервисе)
      • если торговая марка применяется для художественного выражения

      Наглядным примером судебного прецедента о допустимом использовании товарного знака в общеупотребительном значении служит дело комбината кондитерских изделий «ДОБРЫНИНСКИЙ». Руководство этой организации в 2018 г. подало судебный иск к ООО «ДАРЬЯ-СТ» о возмещении ущерба за нарушение исключительных прав на свой товарный знак, широко известный в Московской области. Он был размещен на сайте торгово-развлекательного центра «Браво!» в нескольких рубриках.

      Суд признал, что упоминание товарного знака «Добрынинский» носит лишь информационный характер, на основании которого потребитель может сделать вывод о наличии продукции данного производителя в торговом центре. Производство и продажа контрафактной продукции не осуществляется, поэтому иск был отклонен. Впоследствии правообладатель подал апелляционные жалобы, но данное решение было подтверждено постановлением Суда по интеллектуальным правам.


      Похожие записи:

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован.

      Для любых предложений по сайту: [email protected]